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Incarto n. |
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In nome |
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Il
giudice delegato della seconda Camera civile |
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chiamato a giudicare l'istanza di provvedimenti cautelari 19 aprile 2002 in materia di protezione dei marchi e di concorrenza sleale presentata da
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__________, entrambe rappr. dallo __________
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contro |
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__________ rappr. dall’avv. __________
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richiamato il decreto superprovvisionale 7 maggio 2002 in seguito al quale si è proceduto al sequestro di merce e di documentazione presso la società convenuta e meglio come al verbale 10 maggio 2002;
tenutosi il contraddittorio in data 23 maggio 2002;
assunti gli incarti richiamati n. __________ e __________ di questa stessa Camera;
letti gli atti e i documenti prodotti;
considera
in fatto e in diritto:
1. L'istante 1 è titolare del marchio svizzero __________ (n. __________), depositato il 18 giugno 2001 per le classi internazionali di prodotti 14, 16, 18, 21, 25 e 28 (doc. _, fogli 1 - 4). L'istante 2, dall'11 giugno 2001 è l'unica licenziataria per il territorio svizzero e italiano (e dal 19 ottobre 2001 per gran parte dei Paesi europei) dell'istante 1 (doc. _) ed è inoltre titolare in proprio dei marchi __________ (con o senza figura __________) ed _ con figura di __________, relativamente alle classi internazionali 9, 16, 18, 24, 25 e 28 (doc. _).
La società convenuta -che gestisce a __________ il negozio __________ - vende, tra l'altro, abbigliamento sportivo e accessori recanti il marchio dell'istante 1, così come reso verosimile con la produzione dei doc. _ e provato nell'ambito del sequestro.
2. Con l'istanza in esame si chiede che alla convenuta venga fatto divieto a titolo provvisionale di vendere qualsiasi tipo di prodotti recanti in tutto o in parte il marchio __________ (con o senza figura di __________) e/o il marchio _ e figura di __________, considerando che tale attività costituisce una lesione dei diritti delle istanti, sia sulla base della LPM, sia della LCSl, sia dell'art. 8 CUP (per quanto riguarda il diritto al nome).
3. La convenuta si oppone all'istanza, affermando di essere una rivenditrice (indiretta, ossia per il tramite di altra ditta svizzera: __________ GmbH) di prodotti distribuiti dalla ditta tedesca __________ GmbH che é licenziataria dell'unica vera titolare del marchio __________, ossia della società inglese __________ (UK) Ltd., marchio depositato in Svizzera in data 6 febbraio 1998 (doc. _), quindi anteriormente a quello dell'istante 1 (nel seguito: __________). Sostiene che, oltre all'art. 6 LPM che riserva il diritto al marchio a chi lo deposita per primo, alla fattispecie si attaglia anche l'art. 14 LPM secondo il quale __________ non potrebbe vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno già usato prima del suo deposito. In concreto tale uso sarebbe avvenuto da parte di __________ GmbH, relativamente ai marchi __________ e "__________", almeno dal 20 novembre 2000, ossia da quando, sciolto il rapporto di licenza tra questa società ed __________ nell'ottobre 2000, essa aveva sottoscritto analogo impegno con __________ (UK) Ltd. (nel seguito: __________).
4. Nell'ambito dell'art. 59 cpv. 1 LPM e dei combinati art. 14 LCSl e 28c - 28f CC, l'istante deve rendere solo verosimile di subire o di temere di subire una violazione del proprio diritto e che la stessa rischia di causargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
Con riferimento alla prima eccezione sollevata, è chiaro che la pretesa lesione del marchio svizzero di __________ non sarebbe data se alla stessa parte fosse precluso un diritto proprio sul medesimo, in particolare a dipendenza della priorità del diritto di un terzo (art. 6 LPM). In quest'ambito appare determinante la questione della contestata similitudine dei due marchi depositati, ovvero come presupposto della protezione di legge (David, Comm. di Basilea alla LPM, 1999, art. 3, N. 1); conseguendone che, si dovesse escludere -almeno in questo stadio della controversia- la confondibilità dei due segni, verrebbe meno l'applicabilità del menzionato art. 6 LPM. Concretamente e al di là dei riconosciuti criteri di giudizio, il problema è di tutta evidenza, tenuto conto del fatto che il marchio apposto sui prodotti della convenuta pacificamente corrisponde (a prescindere dall'eventuale aggiunta della figura __________ di cui si dirà nel seguito) a quello depositato da __________ (cfr. doc. _ e materiale sequestrato, nonché doc. _) ed è a sua volta corrispondente a quello usato nel passato, in particolare all'estero ma poi anche sul nostro mercato (doc. _, nonché plico doc. _ e plico doc. _ dell'inc. __________), connotato da una determinata rappresentazione grafica. Marchio che le istanti considerano diverso da quello solo verbale di cui è titolare __________ e con lo stesso non confondibile: rilevano al proposito che il marchio di __________ è un marchio figurativo, composto di due elementi verbali (__________e __________) abbinati a una grafia particolare, indicata come Cinemascope.
5. Nell'ambito del presente giudizio di verosimiglianza, la tesi delle istanti può ragionevolmente essere accolta. Non va infatti disatteso il principio secondo cui -pacifica l'identità dei prodotti cui sono destinati entrambi i marchi (anche per il marchio svizzero n. __________ di __________ si tratta della categoria 25: capi d'abbigliamento, calzature e copricapo: doc. _)- la loro similitudine dev’essere giudicata in particolare sulla base del presupposto della confondibilità dei segni (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 5), a sua volta determinata dall'impressione d'assieme che essi suscitano nei consumatori i quali li ricordano figurativamente (Brunner E., Die Verwechlungsgefahr beurteilt sich nach dem Gesamteindruck usw., in Binsenwahrheit des Immaterialgüterrechts - Festschrift für Lucas David, pag. 73 e 74; David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11 e 15). Criterio applicabile anche al di là del tipo di marchio in esame (figurativo, verbale, ecc.). Inoltre, non si può pretendere che un marchio solo verbale possa automaticamente sbarrare la strada a ogni segno figurativo che contenga lo stesso nome o vocabolo (Marbach, Markenrecht, in SIWR III, pag. 122), dal momento che -nei casi di collisione fra marchi che non si distinguono nel contenuto verbale- non può essere escluso che la presentazione figurativa risulti prevalente a seconda delle contingenze fattuali (Willi, MSchG Kommentar, Zurigo 2002, art. 3 LPM, N. 143).
Orbene, in concreto, tenuto conto della cerchia dei consumatori che acquistano abbigliamento sportivo sul mercato interessato alla fattispecie (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 14), ossia (notoriamente) giovani e giovanissimi quanto mai attenti nel distinguere merce e marchi ritenuti autentici da quelli che essi considerano "taroccati", non può esservi dubbio sulla rilevanza dell'aspetto grafico del segno. Esso è connotato dalla scritta __________ in caratteri maiuscoli di altezza diversa, ossia di altezza ugualmente e manifestamente maggiore all'inizio e alla fine della parola e simmetricamente degradante verso il centro della stessa (sia sul limite superiore che su quello inferiore della scritta), così da realizzare il cosiddetto effetto Cinemascope, mentre tutta la parola è sottolineata dal tratto normalmente orizzontale della _ iniziale che diventa una linea ricurva al centro (verso l'alto) ad accentuazione del descritto effetto ottico. Linea sotto la quale trova posto, in caratteri maiuscoli di dimensioni inferiori e uguali fra loro, la parola __________. Almeno in questo stadio della vertenza, questa impostazione grafica del marchio (doc. _), ancorché corrispondente a un disegno in sé semplice, non può essere disattesa poiché -prima facie- appare atta a suscitare nel consumatore medio un carattere distintivo verosimilmente non comune e facilmente acquisibile come figura del ricordo (Erinnerungsbild). E' pertanto sostenibile che la grafia del marchio in questione -tenuto conto dello scopo riservatogli dalla legge di distinguere prodotti o servizi di un'azienda da quelli di un'altra (art. 1 LPM)- appaia di importanza determinante e addirittura prevalente sull'indicazione verbale (tanto più con l'aggiunta del nome __________), rivestendo innegabile carattere distintivo dei prodotti e non rappresentando una semplice presentazione decorativa del nome "__________". D'altra parte, potrebbe essere sintomatico di tale momento il fatto che la convenuta e i suoi fornitori non facciano capo a un marchio verbale o ad altra designazione della loro merce, ma contraddistinguano la stessa col marchio di __________.
6. __________ (UK) Ltd. il 17 maggio 2002 ha presentato all'IFPI opposizione contro la registrazione del marchio di __________ (doc. _ dell'inc. __________); la procedura è pendente. Con riferimento alla presente istanza, si osserva che, se nel giudizio sull'anteriorità di un marchio (art. 3 cpv. 2 LPM) si deve tener conto anche di motivi relativi d'esclusione (art. 3 cpv. 1 LPM) nel senso di attendere l'esito di eventuali procedure di opposizione a una nuova registrazione ai sensi dell'art. 31 e segg. LPM (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 45), ciò sembra poter essere disatteso nell'ambito di una domanda cautelare: si deve infatti por mente al fatto che nessun intervento di questa natura crea una situazione di diritto irreversibile (Willi, op. cit., art. 59 LPM, N. 13).
7. La convenuta si oppone all'istanza anche invocando l'art. 14 LPM in base al quale, in parziale deroga al principio della priorità derivante dal deposito, il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che aveva già usato prima del deposito. In concreto, la convenuta ritiene che le istanti, malgrado il deposito dei loro marchi, non possano vietarle l'uso del marchio controverso a dipendenza dell'uso del medesimo, avvenuto ad opera di __________ GmbH dal 20 novembre 2000 a oggi come licenziataria di __________, in particolare fino a luglio 2001, data di deposito dei marchi delle istanti.
Anche questo argomento di difesa -almeno prima facie- non appare ammissibile. In concreto, pacifici l'affermata licenza fra __________ e __________ GmbH da novembre 2000 in poi e la fornitura indiretta della convenuta da parte di quella società tedesca, va ricordato che scopo della norma è quello di proteggere la parte che può vantare l'uso precedente di un marchio simile a quello depositato, senza averlo a sua volta fatto oggetto di registrazione (David, op .cit., art. 14 LPM, N. 1 e 2). Con riferimento alla fattispecie in esame non può essere dimenticato che, negata la pretesa similitudine dei marchi svizzeri di __________ e di __________, quest'ultima risulta titolare di un marchio __________ già da febbraio 1998, quindi precedentemente all'inizio dell'affermato uso da parte di __________ GmbH. Circostanza che da sé sembra dover escludere l'attualità della norma in esame e che fa apparire l'affermazione della convenuta secondo cui __________ GmbH, dopo l'ottobre (recte: novembre) 2000, ha utilizzato il marchio __________ (Cinemascope) già iscritto a Registro a quel tempo dal 1998, marchio che appartiene alla __________ Limited (duplica, ad 4) equivoca: sia relativamente all'identità del marchio depositato nella data indicata, sia in merito alla titolarità sul medesimo. Conseguendone parimenti l'inapplicabilità dell'invocato art. 11 cpv. 2 LPM sulla corrispondenza tra la forma del marchio usato e quella del marchio depositato, dal momento che la tesi della convenuta parte dal presupposto dell'equivalenza fra il marchio di __________ e quello di __________.
8. Pacifico l'uso da parte della convenuta del marchio __________ (Cinemascope), le istanti chiedono che le misure cautelari richieste concernano anche lo stesso marchio con l'aggiunta della figura di un __________ e il marchio __________ -con la stessa aggiunta- di cui è titolare __________ SA. Al proposito la convenuta osserva che la figura felina in questione è un simbolo molto usato nel campo dell'abbigliamento e quindi non ha sufficiente carattere distintivo; inoltre sostiene di non utilizzare nessuno dei marchi di __________ SA.
In realtà, il solo disegno di una sagoma di __________ in rappresentazioni grafiche di foggia e stile diverso –come indicato dal plico doc. _ (inc. __________)- non sembra avere sufficiente carattere distintivo e non solo nel campo specifico dell'abbigliamento, ma in generale: infatti, l'abuso di un segno ne riduce automaticamente la forza distintiva agli occhi del consumatore medio (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 39 - 41). Per questo motivo la figura in questione potrebbe venir considerata alla stregua di un segno di dominio pubblico, ciò che configurerebbe un motivo assoluto d'esclusione dalla protezione come marchio (art. 2 lett. a LPM). Inoltre, se un segno è usato come aggiunta a un marchio, può determinarne l'impressione d'assieme a seconda dell'apporto al carattere distintivo del medesimo (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11); qualità che potrebbe mancare se il segno aggiuntivo, in sé, non presenta tale caratteristica.
9. In concreto, non sembra di poter concludere per la rilevanza dell'aggiunta della figura felina al marchio __________ che peraltro non risulta depositato nelle due versioni, ma solo in quella (fin qui considerata) priva dell'aggiunta. Non v'è pertanto motivo di considerare nel dispositivo della presente decisione una versione del marchio formalmente estranea al deposito.
Per quanto riguarda il marchio __________ -con l'aggiunta già descritta- le istanti non ne rimproverano alla convenuta l'uso, ma sostengono che la figura felina apposta da sola, ossia separatamente dal marchio __________, su determinati capi messi in vendita, rappresenta una lesione del marchio di __________ SA n. __________ (doc. _). Ma così non si ritiene di poter concludere; al proposito dev'essere infatti osservato che, da quanto risulta dai capi d'abbigliamento prodotti, è vero che talvolta il segno in esame appare collocato sul capo separatamente dal marchio, ma il marchio (di __________) non è assente, bensì collocato altrove sul medesimo capo: ciò che fa apparire il disegno di __________ come una semplice decorazione, estranea allo scopo distintivo cui è destinato un marchio. Né, in buona fede e salvo contrarie risultanze, appare sostenibile che quell'elemento decorativo rappresenti una lesione del marchio di __________ SA, mancando dell'unico elemento apparentemente distintivo del medesimo che è la piccola __________ posta sotto la figura del __________ (cfr. doc. _). Elemento grafico certamente di scarso rilievo, tanto più a fronte di quanto già s'è detto a proposito della figura felina.
10. Accertata, nei limiti del presente giudizio, l'asserita violazione del marchio di __________, non torna conto di esaminare la fattispecie nell'ottica della LCSl, rispettivamente del diritto al nome. Per quanto poi riguarda il presupposto del pregiudizio difficilmente riparabile nel caso in cui le misure richieste non venissero accordate, basta la considerazione della difficoltà di una sua valutazione a posteriori (David, op. cit., art. 59 LPM, N. 6), ciò che è dato in particolare a dipendenza della turbativa arrecata al mercato nella forma descritta in un commercio al dettaglio di portata non indifferente.
11. Le ripetibili dovute alle istanti, oltre a dipendere dalla parziale soccombenza, tengono conto del fatto che l'istanza è stata discussa in uno con quella indicata al n. __________ di questa Camera. Ne consegue una riduzione dell'onere in favore della parte convenuta.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
decreta:
1. L'istanza di provvedimenti provvisionali 19 aprile 2002 di __________ Ltd., __________, e di __________ SA, __________, è parzialmente accolta.
2. Di conseguenza è fatto ordine a __________ SA, __________, e per essa al presidente del Consiglio d'amministrazione, signor __________, di cessare con effetto immediato la vendita in qualsiasi forma di prodotti recanti il marchio __________ (nella grafia "Cinemascope").
§. L'ordine è impartito con la comminatoria, in caso di trasgressione, dell'art. 292 CP che recita:
Chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con l'arresto o con la multa.
3. E' confermato il sequestro della merce e della documentazione di cui al verbale 10 maggio 2002.
4. Alle istanti è assegnato un termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione della presente decisione per proporre la causa di merito, con la comminatoria che, decorso infruttuosamente tale termine, i provvedimenti qui decisi decadranno (art. 28e cpv. 2 CC).
5. Le spese della presente procedura, consistenti in:
tassa decreto di sequestro fr. 300.--
spese di sequestro fr. 400.--
tassa di giustizia fr. 1'000.--
per un totale di fr. 1'700.--
da anticipare dalle istanti, restano a loro carico in ragione di 1/4 e per 3/4 sono poste a carico della convenuta. Questa verserà alle istanti l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili ridotte.
6. Intimazione a: - studio legale __________;
- avv. __________ (2 espl.) per sé e
avv. __________.
Il giudice delegato:
(dott. __________)