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Incarto n. |
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In nome |
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Il giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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chiamato a giudicare l'istanza di provvedimenti cautelari 21 maggio 2002 in materia di protezione dei marchi e di concorrenza sleale presentata da
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__________ rappr. dall’avv. __________, e avv. __________
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contro |
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__________ rappr. dallo Studio legale __________
in cui è intervenuta in causa accessoriamente __________ pure rappr. dallo Studio legale __________
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tenutosi il contraddittorio il 6 giugno 2002;
assunti gli incarti richiamati n. 10.2002.9 e 10.2002.10 di questa stessa Camera;
deciso, in sede di contraddittorio, l'intervento in lite di __________ Ltd. in favore di __________ SA;
letti gli atti e i documenti prodotti;
considera
in fatto e in diritto:
1. L'istante è una società estera, titolare del marchio svizzero __________, marchio verbale recante il n. __________, depositato il 6 febbraio 1998 per la classe internazionale di prodotti 25 (abbigliamento) (doc. _).
La convenuta gestisce due negozi a __________ -in via __________ e in __________ - dove mette in commercio capi d'abbigliamento sportivo recanti il marchio __________ in una particolare presentazione grafica. Considerando equivalenti i due marchi, l'istante chiede che, a titolo provvisionale, venga fatto divieto alla convenuta di vendere in qualsiasi forma prodotti portanti in tutto o in parte il marchio "__________" o "__________" (con o senza la figura di un __________).
2. L'istante afferma di essere l'unica vera titolare del marchio litigioso per averlo depositato prima di quello della società __________ Ltd. (nel seguito: __________), licenziante della convenuta, avvenuto solo il 18 giugno 2001 (doc. _). Sostiene che, oltre l'art. 6 LPM che riserva il diritto al marchio a chi lo deposita per primo, alla fattispecie si attaglia anche l'art. 14 LPM secondo il quale il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno già usato prima del suo deposito. Conseguendone in concreto che la sua licenziataria, la ditta tedesca __________ GmbH, così come i suoi clienti, risultano in ogni caso autorizzati a usare il marchio controverso: e ciò in base alle vendite da quella effettuate in Svizzera -fra novembre 2000 a tutt'oggi (ma in particolare fino al deposito del marchio da parte di __________)- di merce recante il marchio __________. Inoltre, l'istante invoca l'art. 3 lett. d LCSl poiché il comportamento della convenuta è atto a ingenerare confusione nel pubblico.
3. La convenuta si difende invocando anzitutto le norme sulla concorrenza sleale: ricordato come __________ GmbH sia stata dal 1993 all'ottobre 2000 licenziataria di __________, il fatto che la prima -dopo essere divenuta licenziataria dell'istante nel novembre 2000- abbia continuato a usare il marchio oggetto del primo contratto rappresenterebbe infatti una pratica commerciale ingannevole. Afferma inoltre che __________, dapprima (almeno dal 1989) direttamente, poi per il tramite di __________ e attualmente sulla base della licenza con __________ SA, ha venduto in Svizzera ininterrottamente abbigliamento recante il marchio controverso; uso precedente a quello dell'istante, iniziato solo nel 2000. Conseguendone che la denominazione __________ sarebbe in ogni caso protetta e riservata a __________, rispettivamente alla convenuta (art. 8 e 10bis CUP) e che l'istante non può vietare né alla convenuta, né a __________ l'utilizzo del marchio in virtù dell'art. 14 LPM. Sostiene diversità dei due marchi depositati da __________, rispettivamente dall'istante, affermando inoltre che la registrazione di quest'ultima (nel 1998) ha ingenerato nel pubblico confusione sull'origine della merce. Per quanto riguarda il segno del __________ di dirà, se necessario, nel seguito.
4. Nell'ambito dell'art. 59 cpv. 1 LPM e dei combinati art. 14 LCSl e 28c - 28f CC, l'istante deve rendere verosimile di subire o di temere di subire una violazione del proprio diritto e che la stessa rischia di causargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
Con riferimento all'art. 6 LPM appare determinante la questione della contestata similitudine dei due marchi contrapposti come presupposto del principio in esame (David, Comm. di Basilea alla LPM, 1999, art. 3, N. 1); conseguendone che, si dovesse escludere -almeno in questo stadio della controversia- la confondibilità dei due segni, verrebbe meno l'applicabilità della norma menzionata. Concretamente e al di là dei riconosciuti criteri di giudizio, il problema è di tutta evidenza, tenuto conto del fatto che il marchio apposto sui prodotti di entrambe le parti pacificamente corrisponde (a prescindere dall'eventuale aggiunta della figura __________ di cui si dirà nel seguito) a quello depositato da __________ (doc. _), connotato da una determinata rappresentazione grafica. Marchio che la convenuta considera diverso da quello solo verbale di cui è titolare l'istante e con lo stesso non confondibile: rileva al proposito che il marchio di __________ è un marchio figurativo, composto di due elementi verbali (__________e __________) abbinati a una grafia particolare, indicata come Cinemascope, mentre l'istante sostiene l'indifferenza della diversa grafia con riferimento alla giurisprudenza (in particolare: SMI 1983 II 54 e 1987 I 45).
5. Nell'ambito del presente giudizio di verosimiglianza, la tesi della convenuta può ragionevolmente essere accolta. Non va infatti disatteso il principio secondo cui -pacifica l'identità dei prodotti cui sono destinati entrambi i marchi- la loro similitudine dev'essere giudicata in particolare sulla base del presupposto della confondibilità dei segni (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 5), a sua volta determinata dall'impressione d'assieme che essi suscitano nei consumatori i quali li ricordano figurativamente (Brunner E., Die Verwechlungsgefahr beurteilt sich nach dem Gesamteindruck usw., in Binsenwahrheit des Immaterialgüterrechts - Festschrift für Lucas David, pag. 73 e 74; David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11 e 15). Criterio applicabile anche al di là del tipo di marchio in esame (figurativo, verbale, ecc.). Inoltre, non si può pretendere che un marchio solo verbale possa automaticamente sbarrare la strada a ogni segno figurativo che contenga lo stesso nome o vocabolo (Marbach, Markenrecht, in SIWR III, pag. 122), dal momento che -nei casi di collisione fra marchi che non si distinguono nel contenuto verbale- non può essere escluso che la presentazione figurativa risulti prevalente a seconda delle contingenze fattuali (Willi, MSchG Kommentar, Zurigo 2002, art. 3 LPM, N. 143).
Orbene, in concreto, tenuto conto della cerchia dei consumatori che acquistano abbigliamento sportivo sul mercato interessato alla fattispecie (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 14), ossia (notoriamente) giovani e giovanissimi quanto mai attenti nel distinguere merce e marchi ritenuti autentici da quelli che essi considerano "taroccati", non può esservi dubbio sulla rilevanza dell'aspetto grafico del segno. Così come usato da entrambe le parti e oggetto di deposito da parte di __________, esso è connotato dalla scritta __________ in caratteri maiuscoli di altezza diversa, ossia di altezza ugualmente e manifestamente maggiore all'inizio e alla fine della parola e simmetricamente degradante verso il centro della stessa (sia sul limite superiore che su quello inferiore della scritta), così da realizzare il cosiddetto effetto Cinemascope, mentre tutta la parola è sottolineata dal tratto normalmente orizzontale della L iniziale che diventa una linea ricurva al centro (verso l'alto) ad accentuazione del descritto effetto ottico. Linea sotto la quale trova posto, in caratteri maiuscoli di dimensioni inferiori e uguali fra loro, la parola __________. Almeno in questo stadio della vertenza, questa impostazione grafica del marchio (doc. _), ancorché corrispondente a un disegno in sé semplice, non può essere disattesa poiché -prima facie- appare atta a suscitare nel consumatore medio un carattere distintivo verosimilmente non comune e facilmente acquisibile come figura della memoria (Erinnerungsbild). E' pertanto sostenibile che la grafia del marchio in questione -tenuto conto dello scopo riservatogli dalla legge di distinguere prodotti o servizi di un'azienda da quelli di un'altra (art. 1 LPM)- appaia di importanza determinante e addirittura prevalente sull'indicazione verbale (tanto più con l'aggiunta del nome __________), rivestendo innegabile carattere distintivo dei prodotti e non rappresentando una semplice presentazione decorativa del nome "__________". D'altra parte, potrebbe essere sintomatico di tale momento il fatto che l'istante e i suoi distributori non facciano capo a un marchio verbale o ad altra designazione della loro merce, ma contraddistinguano la stessa col marchio di __________. Ne consegue che l'istante -nei limiti del presente giudizio- non appare poter fondare il proprio miglior diritto sull'anteriorità del proprio deposito, dal momento che esso concerne un marchio verosimilmente diverso da quello di __________ __________.
6. L'istante il 17 maggio 2002 ha presentato all'IFPI opposizione contro la registrazione del marchio di __________ (doc. _); la procedura è pendente. Con riferimento alla presente istanza, si osserva che, se nel giudizio sull'anteriorità di un marchio (art. 3 cpv. 2 LPM) si deve tener conto anche di motivi relativi d'esclusione (art. 3 cpv. 1 LPM) nel senso di attendere l'esito di eventuali procedure di opposizione a una nuova registrazione ai sensi dell'art. 31 e segg. LPM (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 45), ciò sembra poter essere disatteso nell'ambito di una domanda cautelare: si deve infatti por mente al fatto che nessun intervento di questa natura crea una situazione di diritto irreversibile (Willi, op. cit., art. 59 LPM, N. 13).
7. In merito all'art. 14 LPM, così come invocato dall'istante, dev'essere anzitutto osservato che la questione è stata decisa nell'ambito delle parallele procedure avviate da __________ e da __________ SA nei confronti di distributori svizzeri di __________ GmbH, (e indirettamente della qui istante), mentre è principio indiscusso che chi pretende il preuso rispetto a un marchio depositato può esclusivamente godere, senza deposito del segno proprio, di un diritto di continuazione dell'uso. Tale diritto, in quanto assunto in questa procedura da __________ Ltd. come argomento d'offesa nei confronti di __________ SA, gli è invece precluso (David, op. cit., art. 14 LPM, N. 4).
8. Lo stesso art. 14 LPM è qui invocato dalla convenuta sulla base del preuso vantato da __________ in rapporto al deposito del marchio verbale effettuato dall'istante nel 1998. Fattispecie che merita verifica, dal momento che -contrariamente a ciò che è stato accertato nelle parallele decisioni relative agli inc. 10.2002.09 e 10.2002.10 (sub 7)- la convenuta e più precisamente la sua licenziante __________, in quella data, non aveva ancora proceduto al deposito di alcun marchio svizzero. Essa tuttavia aveva venduto direttamente suoi prodotti in Svizzera, pacificamente usando il marchio controverso, tra settembre 1989 e agosto 2001 (plico doc. _), ciò che dovrebbe bastare per costituire l'affermato preuso -che in concreto è esistito- senza necessità di fare riferimento all'incontestato rapporto di licenza __________ - __________ GmbH fra giugno 1993 e ottobre 2000 (inc. 10.2002.9, doc. T e U); in ogni modo esso ha verosimilmente rappresentato un uso effettivo sul mercato svizzero (Willi, op. cit., art. 14 LPM, N. 5), tanto che -ancorché nei limiti della presente decisione cautelare- si ritiene di considerare che l'istante non possa opporvi il deposito del suo marchio del febbraio 1998; e ciò anche prescindendo da ogni considerazione sulla confondibilità del medesimo con quello poi registrato da __________ ed effettivamente usato (sul tema comunque cfr. il precedente cons. 5).
9. Infine, l'istante si oppone all'accennata eccezione della convenuta, affermando in particolare che l'accertato uso sarebbe avvenuto in malafede, controparte avendo dovuto sapere che il marchio "__________" era già stato oggetto di deposito (per la stessa categoria di prodotti) nel 1977. Al proposito dev'essere tuttavia osservato che il documento che attesta la radiazione del marchio (doc. _) non specifica se si trattasse di un marchio verbale o del marchio oggetto della contestazione; inoltre, a quel momento, ossia nel 1997 (peraltro prima del deposito del marchio svizzero da parte dell'istante), la titolare di quel vecchio marchio (annullato a causa di mancata proroga), ossia la britannica __________ Ltd., verosimilmente non esisteva più o non era più attiva (l'affermazione della convenuta al riguardo non è stata contestata), mentre l'istante non ha fornito elementi che indiziassero la conoscenza da parte della convenuta, rispettivamente di __________ delle avvenute cessioni del marchio estero dapprima a una persona fisica -nel 1993- e poi da quest'ultima alla società istante, nel 1997. Comunque, fossero valide le cessioni menzionate, sarebbe allora stata la stessa istante a verosimilmente non aver avuto interesse alla proroga del marchio in Svizzera, quasi in concomitanza con la pattuita cessione in suo favore. Il che potrebbe invero bastare per escludere la malafede di __________.
10. In relazione alla protezione dei marchi, bastano queste considerazioni per respingere l'istanza, rendendosi inutile l'accertamento della presenza di altri presupposti d'applicazione dell'art. 59 LPM, così come ogni osservazione concernente la valutazione dell'elemento grafico della figura di un __________, usato in eventuale aggiunta al marchio litigioso.
Quanto all'invocato art. 3 lett. d LCSl, l'istante non ne ha minimamente sostanziato i presupposti, limitandosi ad affermare che il comportamento della convenuta sarebbe atto a creare confusione con i prodotti propri. A fronte tuttavia della complessità della fattispecie, la tesi avrebbe richiesto una motivazione maggiore.
Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamate la LTG e la TOA
decreta:
1. L'istanza di provvedimenti provvisionali 21 maggio 2002 di __________ (UK) Ltd. è respinta.
2. Le spese della presente procedura e la tassa di giustizia in complessivi fr. 1'000.--, anticipati dall'istante in misura di fr. 400.--, restano interamente a suo carico. Essa verserà alla convenuta l'importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: - avv. __________ (2 espl.) per sé e avv. __________;
- studio legale __________.
Il giudice delegato:
(dott. __________)