{"Signatur": "SG_KG_999", "Spider": "SG_Gerichte", "Datum": "2013-05-21", "PDF": {"Datei": "SG_Gerichte/SG_KG_999_HG-2011-199_2013-05-21.pdf", "URL": "https://publikationen.sg.ch/rechtsprechung-gerichte?tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bcontroller%5D=DownloadPdf&tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bpublication%5D=1875&type=1563347022&cHash=0b5b26c5402e689c8417e080d41145d7", "Checksum": "68414e36b8ad26c6707b51092f112d04"}, "Scrapedate": "2025-07-19", "Num": ["HG.2011.199"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 21.05.2013 HG.2011.199"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Saint-Gall  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "San Gallo  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Handelsgericht"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 2, 3 und 13 MSchG (SR 232.11): Absolute und relative Ausschlussgründe vom\r\nMarkenschutz. Vorsorgliche Massnahmen betreffend Kaffeekapseln.\r\n\r\nIm vom Bundesgericht aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011 hielt der\r\nHandelsgerichtspräsident fest, die Form der dreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889\r\nsei technisch notwendig, damit die Denner-Kapseln in Nespresso-Maschinen\r\nfunktionieren. Die Würdigung des gemäss Bundesgerichtsentscheid vom 28. Juni 2012\r\neingeholten technischen Gutachtens ergibt jedoch, dass in Bezug auf die Formgebung\r\nnur der Flansch technisch notwendig ist.\r\n\r\nDa sich der Handelsgerichtspräsident im aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011\r\nauf die Prüfung der technischen Notwendigkeit der Form beschränkte, ist über die\r\nübrigen Ausschlussgründe noch nicht entschieden. Es gilt somit weiter zu prüfen, ob die\r\nForm das Wesen der Ware ausmacht (Art. 2 Abs. 1 lit. b MSchG) bzw. die Ähnlichkeit\r\nder Formen zu einer Verwechslungsgefahr führt (Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c\r\nMSchG).\r\n\r\nAn der Form des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch besteht kein Exklusivrecht, da\r\nes sich um eine einfache Grundform handle, die grundsätzlich nicht monopolisierbar ist.\r\nEin solches Exklusivrecht ist auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung begründet\r\nworden. Zum einen ist die CH-Marke Nr. P-486889 kein blosser Kegelstumpf mit\r\nFlansch. Zum anderen wird die Grundform des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch\r\nvon zahlreichen anderen Herstellern von Kaffeekapseln ebenfalls verwendet. Die\r\nGesuchstellerinnen können die Gesuchsgegnerinnen deshalb nicht gestützt auf das\r\nMarkenrecht verpflichten, eine andere für Kaffeekapseln ungewöhnliche Form zu\r\nverwenden, selbst wenn solche Formen technisch möglich sind.\r\n\r\nEine Prüfung der Denner-Kapsel unter diesem Blickwinkel ergibt, dass sie sich von der\r\ndreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889 genügend unterscheidet, damit eine\r\nVerwechslungsgefahr nicht glaubhaft erscheint. 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März 2011\r\nauf die Prüfung der technischen Notwendigkeit der Form beschränkte, ist über die\r\nübrigen Ausschlussgründe noch nicht entschieden. Es gilt somit weiter zu prüfen, ob die\r\nForm das Wesen der Ware ausmacht (Art. 2 Abs. 1 lit. b MSchG) bzw. die Ähnlichkeit\r\nder Formen zu einer Verwechslungsgefahr führt (Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c\r\nMSchG).\r\n\r\nAn der Form des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch besteht kein Exklusivrecht, da\r\nes sich um eine einfache Grundform handle, die grundsätzlich nicht monopolisierbar ist.\r\nEin solches Exklusivrecht ist auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung begründet\r\nworden. Zum einen ist die CH-Marke Nr. P-486889 kein blosser Kegelstumpf mit\r\nFlansch. Zum anderen wird die Grundform des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch\r\nvon zahlreichen anderen Herstellern von Kaffeekapseln ebenfalls verwendet. Die\r\nGesuchstellerinnen können die Gesuchsgegnerinnen deshalb nicht gestützt auf das\r\nMarkenrecht verpflichten, eine andere für Kaffeekapseln ungewöhnliche Form zu\r\nverwenden, selbst wenn solche Formen technisch möglich sind.\r\n\r\nEine Prüfung der Denner-Kapsel unter diesem Blickwinkel ergibt, dass sie sich von der\r\ndreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889 genügend unterscheidet, damit eine\r\nVerwechslungsgefahr nicht glaubhaft erscheint. (Handelsgerichtspräsident, 21. Mai\r\n2013, HG.2011.199).\n\nAugust 2012 Ergänzungsfragen ein (Ger.act. 87), worauf der Entwurf der\nErgänzungsfragen (Ger.act. 90) den Parteien am 11. Oktober 2012 zur Stellungnahme\nzugestellt wurde (Ger.act. 91). Die Parteien erklärten sich damit einverstanden (Ger.act.\n92, 94 [u.a. mit Einreichung der Verfügung der Cour Civile du Tribunal Cantonal du\nCanton de Vaud vom 21.08.2012 i.S. Nestlé, Nespresso / Ethical Coffee Company\n(Suisse) SA, Ethical Coffee Company SA, kläg. act. 78]). Der\nHandelsgerichtspräsidenten stellte dem Experten die Ergänzungsfragen am 7.\nNovember 2012 zu (Ger.act. 97). Die Gesuchsgegnerinnen nahmen am 12. November\n2012 zu den eingereichten Noven Stellung und hielten fest, das Verfahren vor dem\nKantonsgericht Waadt sei für das vorliegende Verfahren irrelevant (Ger.act. 98). Der\nExperte beantwortete die Ergänzungsfragen am 30. November 2012 (Ger.act. 103;\nnachfolgend Ergänzungsgutachten). Die Gesuchstellerinnen reichten ihre\nStellungnahme zum Beweisergebnis am 21. Dezember 2012 ein (Ger.act. 111). Mit\nSchreiben vom 17. Januar 2013 teilten sie mit, dass es der zuständige Richter im\nVerfahren vor dem Kantonsgericht Waadt betreffend ECC-Kaffeekapseln abgelehnt\nhabe, das superprovisorisch ausgesprochene und nach Anhörung der Gegenseite\nbestätigte Verbot nach dem Entscheid des Bundesgerichts vom 26. Juni 2012\n(4A_36/2012; bekl. act. 18) aufzuheben. Gegen diese Verfügung hätten Ethical Coffee\nCompany SA und Ethical Coffee Company (Suisse) SA erneut Beschwerde an das\nBundesgericht eingereicht, wobei mit Entscheid vom 9. Januar 2013, der im Dispositiv\nvorliege (4A_508/2012; kläg. act. 80 [der begründete Entscheid liegt nunmehr vor]), die\ngegen die Verfügung vom 22. Oktober 2012 (kläg. act. 78) gerichtete Beschwerde\nabgewiesen worden sei. Der Vertrieb der ECC-Kaffeekapseln bleibe damit in der\nSchweiz weiterhin vorläufig verboten (Ger.act. 113). Die Gesuchsgegnerinnen nahmen\ndazu am 22. Januar 2013 Stellung (Ger.act. 116). Sie reichten ihre Stellungnahme zum\nBeweisergebnis am 22. Januar 2013 ein (Ger.act. 118), worauf der\nHandelsgerichtspräsident den Parteien mitteilte, dass der Schriftenwechsel\nabgeschlossen und eine Verhandlung nicht vorgesehen sei (Ger.act. 120).\n\n12. Mit Eingabe vom 17. Mai 2013 teilten die Gesuchstellerinnen mit, gemäss einem\nPresseartikel habe die Denner AG den Lagerbestand der streitgegenständlichen\nKapseln geräumt und eine andere Form auf den Markt gebracht. Dies zeige, dass die\nGesuchsgegnerinnen erkannt hätten, dass die streitgegenständliche Kapselform\nmarkenrechtsverletzend sei. Im Übrigen würde den Gesuchsgegnerinnen nun kein\nNachteil mehr drohen, wenn der Vertrieb der streitgegenständliche Kapselform\nvorsorglich verboten werde.\n\nHG_2011_199.doc\n9\n\nII.\n\n1. Das Bundesgericht hat im Urteil vom 28. Juni 2011 (BGE 137 III 324,\n4A_178/2011) die Ziffern 1, 5 und 6 des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten\nvom 4. März 2011 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an den\nHandelsgerichtspräsidenten zurückgewiesen (Art. 107 Abs. 2 BGG). Das Gericht, an\ndas zurückgewiesen wird, ist an die rechtlichen Erwägungen im Rückweisungsentscheid\ngebunden (BSK [Basler Kommentar, 2. Aufl. 2011] BGG-MEYER/DORMANN, Art. 107 RZ\n18 m.w.H.). Die Gesuchstellerinnen brachten in ihrer Stellungnahme vom 16. August\n2011 (Ger.act. 8) vor, die Ausführungen des Bundesgerichts liessen den Schluss zu,\ndass es in einem Hauptverfahren im Sinne seiner bisherigen Rechtsprechung eine\neinschränkende Prüfung der technischen Notwendigkeit auf mit Nespresso-Maschinen\nkompatible Formen ablehnen würde. Sie hielten deshalb an ihrer Auffassung fest, dass\nin Bezug auf die technische Notwendigkeit im vorliegenden Verfahren Alternativen zu\nprüfen seien, die nicht in Nespresso-Maschinen verwendet werden können.\n\n"}