{"Signatur": "SG_KG_999", "Spider": "SG_Gerichte", "Datum": "2011-03-04", "PDF": {"Datei": "SG_Gerichte/SG_KG_999_HG-2011-10-02_2011-03-04.pdf", "URL": "https://publikationen.sg.ch/rechtsprechung-gerichte?tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bcontroller%5D=DownloadPdf&tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bpublication%5D=1756&type=1563347022&cHash=54298c7e8f16c4418923996b63d38b81", "Checksum": "80b1e08fcac9f68b4317d604c6b25ce6"}, "Scrapedate": "2025-07-19", "Num": ["HG.2011.10_02"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 04.03.2011 HG.2011.10_02"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Saint-Gall  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "San Gallo  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Handelsgericht"}], "ScrapyJob": "446973/61/1836", "Zeit UTC": "19.07.2025 10:54:37", "Checksum": "0fdcfe31882b275193ec4fe52fe52077", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 04.03.2011 HG.2011.10_02\n\nEntscheid HG 2011 10-HGP (2)\n14\n\nausserordentlich stark eingeschränkt wird. Die Gesuchstellerinnen nennen als Formvariante eine Kapsel, bei welcher der obere und untere Rand die gleichen Durchmesser\nwie die Nespresso-Kapseln aufweisen, jedoch die Konizität nicht linear ist, sondern bogenförmig, d.h. in Form einer Damentaille, was bedeutet, dass das Volumen der Kapsel\num rund 20% reduziert wird. Die Gesuchsgegnerinnen führen unter Hinweis auf EP\n0512470 B1 der Gesuchstellerinnen, welches \"das Grundkonzept bezüglich der\nNespresso-Kapsel\" zum Gegenstand hat (bekl.act. 18, 19), aus, dass der Kapselhalter\nund die Kapsel derart zusammen wirken, dass die Abdichtung bei der Extraktion aufrecht erhalten wird. Damit ist die Behauptung der Gesuchstellerinnen, die Einpassung in\nden Kapselkäfig bedeute nicht zwingend, dass die Kapsel dieselbe Form/Geometrie\naufweisen müsse, nicht genügend glaubhaft gemacht.\n\ndd) Im Rahmen der vorliegend summarisch vorzunehmenden Prüfung von Sachverhalt\nund Rechtslage wird von den Gesuchstellerinnen nicht genügend glaubhaft gemacht,\ndass die Form der Formmarke technisch nicht als notwendig zu betrachten ist. Die beachtlichen Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen vermögen die Ausführungen der\nGesuchstellerinnen in Frage zu stellen, denn es bestehen beachtliche Gründe dafür,\ndass die Form der Kaffeekapseln, die in Nespresso-Maschinen verwendet werden können, technisch notwendig ist, bzw. dass keine alternative Form zur Verfügung steht bzw.\neine solche im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet werden\nkann (vgl. BGE 129 III 514 E. 2.4.2; vgl. BGer vom 12.01.2011, 4A_385/2010 \"Krieg der\nSterne\"). Eine im Wettbewerb bestehende Unzumutbar besteht insbesondere dann,\nwenn − wie dies vorliegend hinreichend glaubhaft dargetan worden ist − an deren Stelle\neine weniger praktische, weniger solide und mit grösseren Herstellungskosten verbundene Ausführung zu wählen wäre (BGE 129 III 514 E. 3.2.4; vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgericht vom 08.06.2010, sic! 2011 34ff. \"Kugelschreiber [3D]\"). Damit ist im\nRahmen des vorliegenden Verfahrens vorerst davon auszugehen, dass die CH-Marke\nNr. P-486889 der Gesuchstellerin 1 im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG vom Markenschutz\nausgeschlossen ist.\n\nd) Die bundesgerichtliche Rechtsprechung und die überwiegende Lehre gehen davon\naus, dass das Schutzhindernis von Art. 2 lit. b MSchG nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden kann und die markenrechtliche Monopolisierung der Formen\ndaher auch ausgeschlossen ist, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 129\nIII 514 E. 2.3 \"Lego\"; Noth, Art. 2 lit. b MSchG N 5; E. Marbach, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], SIWR III/1, 2. Aufl., Bern 2009, N 511; M. Streuli/Youssef, Die Formmarke, in: Marke und Marketing, Bern 1990, S. 60). Ist also die Form der von der Ge-\n\nEntscheid HG 2011 10-HGP (2)\n15\n\nsuchstellerin 1 hinterlegten Kapsel technisch notwendig insbesondere in Bezug auf die\nKompatibilität mit Nespresso-Maschinen und daher nach Art. 2 lit. b MSchG nicht\nschutzfähig, dann kann sie auch nicht nachträglich Schutz infolge Verkehrsdurchsetzung erlangen. Während ein nach Art. 2 lit. a MSchG ursprünglich nicht schutzfähiges\nZeichen nachträglich infolge Verkehrsdurchsetzung Schutz erlangen kann, ist dies bei\neinem Zeichen, das nach Art. 2 lit. b MSchG schutzunfähig ist, nicht möglich. Hier gilt,\ndass das, was nach Art. 2 lit. b MSchG schutzunfähig ist, für immer schutzunfähig bleibt\n(MSchG-David, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N 48; M. Streuli/Youssef, a.a.O., S. 60; Marbach, SIWR III/1, S. 61). Ist aber die Form der Nespresso-Kapsel technisch notwendig,\nund damit − wie vorerst glaubhaft gemacht worden ist − vom Markenschutz ausgeschlossen, braucht vorliegend die Frage der Verkehrsdurchsetzung der Kapselform\nnicht geprüft zu werden.\n\ne) Bei Erlass der superprovisorischen Verfügung vom 10. Januar 2011 hatten die Gesuchstellerinnen glaubhaft dargelegt, dass die Gesuchsgegnerinnen mit ihren Kapseln\ndie Formmarke der Gesuchstellerin 1 verletzen. Nunmehr hat sich aber das Argument\nder technischen Notwendigkeit als beachtlich erwiesen, mithin bestehen aufgrund der\nglaubwürdigen Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen derart erhebliche Zweifel an der\nGültigkeit an der CH-Marke Nr. P-486889, dass das Verbot gemäss Dispositiv Ziff. 1 der\nsuperprovisorischen Verfügung vom 10. Januar 2011 nicht mehr aufrecht erhalten werden kann und mit sofortiger Wirkung aufzuheben ist.\n\n"}