{"Signatur": "SG_KG_999", "Spider": "SG_Gerichte", "Datum": "2011-03-04", "PDF": {"Datei": "SG_Gerichte/SG_KG_999_HG-2011-10-02_2011-03-04.pdf", "URL": "https://publikationen.sg.ch/rechtsprechung-gerichte?tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bcontroller%5D=DownloadPdf&tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bpublication%5D=1756&type=1563347022&cHash=54298c7e8f16c4418923996b63d38b81", "Checksum": "80b1e08fcac9f68b4317d604c6b25ce6"}, "Scrapedate": "2025-07-19", "Num": ["HG.2011.10_02"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 04.03.2011 HG.2011.10_02"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Saint-Gall  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "San Gallo  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Handelsgericht"}], "ScrapyJob": "446973/61/1836", "Zeit UTC": "19.07.2025 10:54:37", "Checksum": "0fdcfe31882b275193ec4fe52fe52077", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 04.03.2011 HG.2011.10_02\n\nnen (BGer, sic! 2004, 854 E. 2.1.1 und 2.1.2) nicht gefolgt würde, bräuchten selbst Kapseln, die in Nespresso-Maschinen verwendet werden können, keineswegs die von der\nGesuchstellerin 1 als 3-D-Marke geschützte oder eine damit verwechselbar ähnliche\nForm aufzuweisen. Die Formmarke Nr. P-486889 sei gültig, habe sich im Verkehr\ndurchgesetzt und sei originär unterscheidungskräftig. Ausschlussgründe seien nicht gegeben, indem insbesondere die durch die CH-Marke Nr. P-486889 geschützte Form\nnicht technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG sei. Die Denner-\nKaffeekapseln würden − wie sich schon auf Grund eines optischen Vergleichs ergebe −\ndie charakteristische Form der CH-Marke Nr. P-486889 praktisch vollständig und identisch übernehmen und damit die Markenrechte der Gesuchstellerin 1 klar verletzen. Die\nGesuchsgegnerin 1 verletze sodann durch den Gebrauch des Slogans \"Denner − was\nsuscht?\", \"Denner − quoi d'autre?\" bzw. \"Denner − cosa sennó?\" die CH-Marke\nNr. 609901 WHAT ELSE? der Gesuchstellerin 1. In unlauterer Weise werde von der\nGesuchsgegnerin 1 eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den bekannten\nNespresso-Kapseln geschaffen, indem sie ihre Kapseln in der Werbung abbilde mit dem\nHinweis \"Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine\" und der Verwertung der wortwörtlichen Übersetzung des Slogans WHAT ELSE?.\n\n3. Mit superprovisorischer Verfügung vom 10. Januar 2011 untersagte der Handelsgerichtspräsident den Gesuchsgegnerinnen mit sofortiger Wirkung vorsorglich, Kaffeekapseln mit einer Form gemäss den Abbildungen in Ziff. 1 des Rechtsbegehrens u.a. zu\nverkaufen und zu bewerben. Ferner untersagte er der Gesuchsgegnerin 1 mit sofortiger\nWirkung vorsorglich, unter dem Slogan \"Denner − was suscht?\", \"Denner − quoi\nd'autre?\" und \"Denner − cosa sennó?\", und/oder mit der Behauptung \"Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine\", insbesondere gemäss den Abbildungen gemäss Ziff. 2 des\nRechtsbegehrens, Kaffee u.a. zu verkaufen und zu bewerben.\n\n4. Am 12. Januar 2011 reichten die Gesuchstellerinnen gegen die Gesuchsgegnerinnen beim Handelsgerichts des Kantons Zürich gestützt auf EP 0512468 und\nEP 0512470 ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen betreffend Patentverletzung ein (bekl.act. 22). Mit Verfügung vom 21. Januar 2011 wies der Einzelrichter am\nHandelsgericht des Kantons Zürich das Gesuch um Erlass von vorsorglichen Massnahmen als offensichtlich unbegründet ab, ohne die Gesuchsgegnerinnen zuvor anzuhören (Art. 53 ZPO; bekl.act. 23; vgl. bekl.act. 18-21).\n\n5. Am 26. Januar 2011 reichten die Gesuchsgegnerinnen die Massnahmenantwort\nein, wobei sie neben der kostenfälligen Abweisung des Massnahmengesuchs u.a. die\n\nEntscheid HG 2011 10-HGP (2)\n9\n\n\"superprovisorische\" Aufhebung der mit Verfügung vom 10. Januar 2011, Dispositiv\nZiff. 1-3 angeordneten superprovisorischen Massnahmen beantragten. Die Gesuchstellerinnen erstatteten die Massnahmenreplik am 17. Februar 2011, wobei sie an ihren Anträgen gemäss Gesuch festhielten.\n\nII.\n\n1. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichtspräsidenten ist gestützt auf Art. 36 ZPO sowie Art. 5 Abs. 1 lit. a und lit. d ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a\nund Art. 6 Abs. 5 ZPO unbestrittenermassen gegeben (vgl. superprovisorische Verfügung vom 10.01.2011 E. 4).\n\n2. Die Gesuchstellerinnen stützen Ziff. 1 des Rechtsbegehrens auf die CH-Marke\nNr. P-486889 der Gesuchstellerin 1 (kläg.act. 10). In Bezug auf die Frage der Kompatibilität führen sie einen Entscheid des Bundesgerichts betreffend Lego Spielbausteine\nan, in welchem sich dieses dazu äussert, ob ein Anspruch von Konkurrenzprodukten\nbesteht, mit Lego Spielbausteinen kompatibel zu sein (sic! 2004, 854, E. 2.1.1 und\n2.1.2). Die Gesuchstellerinnen machten geltend, im Lichte dieser Rechtsprechung hätten die Gesuchsgegnerinnen keinen Anspruch darauf, eine Kapsel zu vertreiben, welche\nin Nespresso-Maschinen passt. Für den Fall, dass dieser Rechtsprechung nicht gefolgt\nwerde, brachten sie vor, selbst Kapseln, welche in Nespresso-Maschinen verwendet\nwerden können, bräuchten keineswegs die von der Gesuchstellerin 1 als 3-D-Marke geschützte oder eine damit verwechselbar ähnliche Form aufzuweisen. Insbesondere bei\nder Gestaltung der Seitenwände gebe es unzählige Variationen, mithin sei die Form der\nNespresso-Kapseln keineswegs technisch notwendig, sondern es könne die für einen\nerfolgreichen Einsatz einer solchen Kapsel notwendige technische Wirkung mit anderen\nzumutbaren Formen ähnlicher Kapseln erreicht werden.\n\nDie Gesuchsgegnerinnen machten insbesondere geltend, die dreidimensionale CH-\nMarke Nr. P-486889 der Gesuchstellerin 1 sei mit dem Vermerk \"Marque imposée\" im\nschweizerischen Markenregister eingetragen worden; es sei mithin nicht die charakteristische Form der Nespresso-Kapseln als Marke hinterlegt worden. Die CH-Marke P-\n486889 sei also nur gestützt auf die Verkehrsdurchsetzung im Markenregister eingetragen worden, was nichts anderes heisse, als dass die Marke nicht originär unterscheidungskräftig sei. Das von der Gesuchstellerin 1 zur Verkehrsdurchsetzung der Formmarke eingereichte Material sei aber absolut untauglich, um die Verkehrsdurchsetzung\nder hinterlegten Form als Marke zu belegen. Eine nach Art. 2 lit. b MSchG schutzunfä-\n\nEntscheid HG 2011 10-HGP (2)\n10\n\nhige Form könne aber nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 129 III 514\nE. 2.3 \"Lego\") auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung Schutz erlangen.\n\n"}