{"Signatur": "SG_KG_999", "Spider": "SG_Gerichte", "Datum": "2011-05-10", "PDF": {"Datei": "SG_Gerichte/SG_KG_999_HG-2009-4_2011-05-10.pdf", "URL": "https://publikationen.sg.ch/rechtsprechung-gerichte?tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bcontroller%5D=DownloadPdf&tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bpublication%5D=1783&type=1563347022&cHash=16a5b9af983eb5acf98d572c221dd3c5", "Checksum": "f1e0786a61bc3cdc66bde4acbc254e16"}, "Scrapedate": "2025-07-19", "Num": ["HG.2009.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 10.05.2011 HG.2009.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Saint-Gall  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "San Gallo  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Handelsgericht"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 164 und Art. 244 ZPO (sGS 961.2); Art. 1 und Art. 7 PatG (SR 232.14). Der Rückweisungsentscheid des Kassationsgerichts des Kantons St. Gallen bindet das Handelsgericht an die Rechtsauffassung, die ihm zugrunde liegt, weshalb eine von der Klägerin mit einer nachträglichen Eingabe eingereichte Patentschrift zu berücksichtigen ist. Im Sinne der Verhandlungsmaxime ist der Nachweis des Standes der Technik Sache der Parteien. Eine im Rückweisungsverfahren eingereichte nachträgliche Eingabe der Klägerin, mit welcher Patentschriften eingereicht werden, ist wegen Nichteinhaltung der Frist und mangelnder Sorgfalt nicht zuzulassent. Unter welchen Voraussetzungen ist bei einer Patentnichtigkeitsklage eine Erfindung neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit? (Handelsgericht St. Gallen, 10. 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Unter welchen Voraussetzungen ist bei einer Patentnichtigkeitsklage eine Erfindung neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit? (Handelsgericht St. Gallen, 10. Mai 2011, HG.2009.4).\n\nb) Wer geltend machen will, der eingetragene Inhaber sei nicht der wahre Berechtigte\n(Art. 29 bis 31 und 33 PatG), muss die entsprechenden Tatsachen behaupten und\nbeweisen (Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 60 Rz 3). Gemäss Art. 33 Abs. 2bis PatG bedarf die\nÜbertragung des Patentes durch Rechtsgeschäft zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen\nForm. Zur Übertragung des Patentes bedarf es der Eintragung im Patentregister nicht;\nbis zur Eintragung können jedoch die in diesem Gesetz vorgesehenen Klagen gegen\nden bisherigen Inhaber gerichtet werden. Bei der Übertragung des Patents ist die\nEintragung des Rechtsakts in das Register für dessen Gültigkeit nicht nötig; insofern\nbesitzt das Register keine negative Rechtskraft (Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 60 Rz 9,\nArt. 33 Rz 16).\n\naa) Nachdem die Übertragung von CH … erst am 11. Juli 2008 im Patentregister\neingetragen worden war, konnte die vorliegende Klage gegen den Beklagten 1 als\nbisherigen Inhaber des Streitpatents gerichtet werden, und das Handelsgericht wies\nam 21. April 2008 entsprechend die Klage gegen die Beklagte 2 ab (Art. 33 Abs. 3 Satz\n2 PatG). Da die Beklagte 2 nunmehr als Inhaberin im Patentregister eingetragen ist, ist\ndavon auszugehen, dass sie passivlegitimiert ist (Art. 33 Abs. 3 Satz 2 e contrario;\nArt. 33 Abs. 2 Satz 2 PatG in analoger Anwendung).\n\nbb) Mit Vereinbarung vom 25. Januar 1996 erwarb die Beklagte 2 vom Beklagten 1\n(damals noch eine Einzelfirma) verschiedene betriebliche Aktiven und Passiven und\nlaufende Aufträge, wobei die Parteien in Ziff. 1.1.3 Folgendes vereinbarten: \"Zu den\nunter diesem Titel übernommenen Sacheinlagen gehören insbesondere auch sämtliche\nSchutzrechte … Zu diesen Schutzrechten gehört neben den Lizenzen, Patenten und\nMarken insbesondere …\" (Beilage 1 zur nachträglichen Eingabe der Beklagten 2 vom\n16.04.2010; nachfolgend Ger.act. 70a Beilage 1). Am 9. Juli 2008 gab der Beklagte 1\nals ehemaliger Inhaber der Einzelfirma eine entsprechende Übertragungserklärung\nbetreffend CH … ab (Ger.act. 70a Beilage 4). Gestützt auf diese Unterlagen ersuchte\nder Rechtsvertreter des Beklagten 1 mit Schreiben vom 11. Juli 2008 das IGE, die\nBeklagte 2 als neue Patentinhaberin von CH … einzutragen (Ger.act. 70a Beilage 2).\n\n© Kanton St.Gallen 2025 Seite 12/19\nPublikationsplattform\nSt.Galler Gerichte\n\nDie Beklagte 2 führt aus, ihr sei eine Vereinbarung, mit welcher CH … vom Beklagten 1\nauf die Beklagte 2 übertragen worden ist, nicht bekannt. Der Rechtsvertreter der\nBeklagten 2 ersuchte das IGE am 30. März 2009, die Übertragung von CH …\nrückgängig zu machen (Ger.act. 70a Beilage 5). Das IGE lehnte das als\nWiedererwägungsgesuch angenommene Gesuch ab und verwies die Beklagte 2 auf\nden ordentlichen Prozessweg (Ger.act. 70a Beilage 6).\n\nDie Beklagte 2 hat offensichtlich keinen fristgerechten Einspruch beim IGE gegen ihre\nEintragung als Patentinhaberin eingereicht (vgl. Ger.act. 70a Beilage 6). Wie sie selber\nausführt, leitete sie bis heute keine Klage auf Rückübertragung von CH … auf den\nBeklagten 1 vor den ordentlichen Gerichten ein (Ger.act. 70 Rz 10). Im vorliegenden\nVerfahren stellte die Beklagte 2 widerklageweise kein Begehren um entsprechende\nRückübertragung des Streitpatents, womit im vorliegenden Verfahren nicht darüber zu\nbefinden ist.\n\nIm Übrigen wäre aber auch bei einer vorfrageweisen Überprüfung davon auszugehen,\ndass der Beklagte 1 das Streitpatent verkauft und an die Beklagte 2 übertragen hat. In\nZiff. 1.1.3 der Vereinbarung vom 25. Januar 1996 erwarb die Beklagte 2 vom\nBeklagten 1 die Sachanlagen, zu denen insbesondere auch sämtliche Schutzrechte\ngehören, wobei ausdrücklich Lizenzen, Patente und Marken erwähnt werden (Ger.act.\n70a Beilage 1). Das Streitpatent gehörte somit zum übertragenen Geschäftsbetrieb.\nGemäss Art. 105 Abs. 2 Satz 1 PatV genügt eine schriftliche Erklärung des bisherigen\nInhabers, um eine Übertragung im Patentregister einzutragen (vgl. Heinrich, PatG/EPÜ,\nArt. 33 Rz 17). Diese Erklärung erfolgte am 11. Juli 2008 (Ger.act. 70a Beilage 2), womit\ndie Registrierung der Übertragung zu Recht erfolgt war. Schliesslich ist in\nÜbereinstimmung mit den Vorbringen der Klägerin, welche von der Beklagten 2 nicht\nbestritten worden sind, davon auszugehen, dass ausschliesslich die Beklagte 2 das\nStreitpatent nutzt. Die Beklagte 2 verhält sich somit widersprüchlich, wenn sie\neinerseits das Streitpatent selbst nutzt und im vorliegenden Verfahren dessen\nGültigkeit vertritt, andererseits aber geltend macht, sie sei im vorliegenden Verfahren\nnicht passivlegitimiert. Sie wendet somit zu Unrecht ein, sie habe die aus dem Jahre\n1996 stammende Vereinbarung, mit welcher eine Änderung des Eintrages im\nPatentregister erwirkt worden war, nicht gekannt, und es sei ihr das rechtliche Gehör\nvorgängig nicht gewährt worden. Sie hat sich das Wissen ihrer ehemaligen Organe\n\n© Kanton St.Gallen 2025 Seite 13/19\nPublikationsplattform\nSt.Galler Gerichte\n\n"}