{"Signatur": "SG_KG_999", "Spider": "SG_Gerichte", "Datum": "2011-05-10", "PDF": {"Datei": "SG_Gerichte/SG_KG_999_HG-2009-4_2011-05-10.pdf", "URL": "https://publikationen.sg.ch/rechtsprechung-gerichte?tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bcontroller%5D=DownloadPdf&tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bpublication%5D=1783&type=1563347022&cHash=16a5b9af983eb5acf98d572c221dd3c5", "Checksum": "f1e0786a61bc3cdc66bde4acbc254e16"}, "Scrapedate": "2025-07-19", "Num": ["HG.2009.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 10.05.2011 HG.2009.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Saint-Gall  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "San Gallo  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Handelsgericht"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 164 und Art. 244 ZPO (sGS 961.2); Art. 1 und Art. 7 PatG (SR 232.14). Der Rückweisungsentscheid des Kassationsgerichts des Kantons St. Gallen bindet das Handelsgericht an die Rechtsauffassung, die ihm zugrunde liegt, weshalb eine von der Klägerin mit einer nachträglichen Eingabe eingereichte Patentschrift zu berücksichtigen ist. Im Sinne der Verhandlungsmaxime ist der Nachweis des Standes der Technik Sache der Parteien. Eine im Rückweisungsverfahren eingereichte nachträgliche Eingabe der Klägerin, mit welcher Patentschriften eingereicht werden, ist wegen Nichteinhaltung der Frist und mangelnder Sorgfalt nicht zuzulassent. Unter welchen Voraussetzungen ist bei einer Patentnichtigkeitsklage eine Erfindung neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit? (Handelsgericht St. Gallen, 10. 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Unter welchen Voraussetzungen ist bei einer Patentnichtigkeitsklage eine Erfindung neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit? (Handelsgericht St. Gallen, 10. Mai 2011, HG.2009.4).\n\nDas Gutachten des Experten B. ist nachfolgend zu würdigen. Wie erwähnt, ersuchte\nder Handelsgerichtspräsident den Experten vor der Erteilung des Expertenauftrags mit\nSchreiben vom 29. Mai 2009, Interessenvertretungen, die allenfalls von Bedeutung sein\nkönnten, offen zu legen (Ger.act. 20). Eine entsprechende Offenlegung durch den\nExperten erfolgte am 16. Juni 2009 (Ger.act. 21), worauf insbesondere der\nRechtsvertreter der Klägerin mit Schreiben vom 29. Juni 2009 mitteilte, dass die\nKlägerin mit der Ernennung von B. als Experte einverstanden sei (Ger.act. 27). Im\nWissen um die vorweg mitgeteilte Interessenvertretung hat die Klägerin der Ernennung\nvon B. als Experte zugestimmt, weshalb sie nicht im Nachhinein dessen\nUnabhängigkeit in Frage stellen kann.\n\nb) Der Experte B. kam in seinem Gutachten vom 20. Januar 2010 zum Schluss, dass\nder Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäss Entscheid des Handelsgerichts vom\n21. April 2008 auch im Lichte des zusätzlichen Standes der Technik des Dokuments\nUS-Patent 4,163,139 (Ger.act. 161a/HG.2005.21-HGK, Beilage 1) im patentrechtlichen\nSinne neu sei und dem Fachmann nicht nahegelegt werde. Somit liege eine\npatentfähige Erfindung vor (Ger.act. 37).\n\nDer Beklagte 1 verzichtete auf Ergänzungsfragen (Ger.act. 45). Von der Beklagten 2\nwurden ebenfalls keine Ergänzungsfragen eingereicht (vgl. Ger.act. 56). Sie hielt fest,\ndas Gutachten von Patentanwalt B. sei klar und komme zu einem eindeutigen Ergebnis\n(Ger.act. 70 lit. A.II.).\n\n3. a) Am 5. März 2010 reichte die Klägerin eine nachträgliche Eingabe ein mit dem\nAntrag, die vorliegende Noveneingabe sowie der Gegenstand der nachfolgenden\nAbsätze 1.2 bis 1.6 seien als neue Tatsachenbehauptung zuzulassen, und die US-\nPatentschriften 3,898,410 und 4,013,859 selbst seien als neue Beweismittel zu den\nAkten zu nehmen. Sie brachte vor, sie und ihre Vertreter hätten die beiden US-\nPatentschriften nicht gekannt. Sie hätten trotz allem Bemühen keinen schriftlichen\nStand der Technik zu diesem Thema finden können. Die im Verfahren HG.2005.21-\nHGK durchgeführte Recherche des Europäischen Patentamts (EPA) zum Stand der\n\n© Kanton St.Gallen 2025 Seite 7/19\nPublikationsplattform\nSt.Galler Gerichte\n\nTechnik habe diese beiden US-Patentschriften nicht zum Vorschein gebracht, und\nauch eine weitere Recherche beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum\n(IGE) habe kein anderes Ergebnis gebracht. Bei schätzungsweise weit mehr als 60 Mio.\nPatentdokumenten, wobei etwa 700'000 weitere jedes Jahr dazukommen würden, sei\ndas Auffinden von neuheitsschädlichem Material äusserst schwierig. Die Klägerin habe\nalso unverschuldet nicht den ganzen Stand der Technik gekannt. Sie habe vor dem\nGutachten vom 20. Januar 2010 keine Veranlassung gehabt, weitere Beweismittel für\neine elementare physikalische Tatsache zu suchen, die einem Elektroingenieur als\nGerichtsgutachter dem Anschein nach bekannt sein musste (Ger.act. 50, 50a, 50b). Die\nBeklagten beantragten mit Eingaben vom 18. bzw. 19. März 2010, die nachträgliche\nEingabe der Klägerin vom 5. März 2010 sei sowohl wegen Nichteinhaltung der Frist als\nauch wegen ungenügender Sorgfalt der Klägerin nicht zuzulassen (Ger.act. 53, 56).\n\nb) Mit Verfügung vom 24. März 2010 wies der Handelsgerichtspräsident die\nnachträgliche Eingabe vom 5. März 2010 aus dem Recht (Ger.act. 60). Das Gericht\nerachtet diese Ausführungen als zutreffend, und es kann auf diese verwiesen werden.\nZwischen den Parteien ist umstritten, welche Anforderungen an die Sorgfalt der Partei,\ndie eine nachträgliche Eingabe einreicht, zu stellen sind, indem sie bei der\nnachträglichen Einreichung von erheblichen Tatsachenbehauptungen oder\nBeweisanträgen darzulegen hat, dass sie diese trotz zumutbarer Sorgfalt nicht früher\nvorbringen konnte (Art. 164 Abs. 1 lit. a, Art. 247 lit. a ZPO; vgl. Leuenberger/Uffer-\nTobler, N 1 zu Art. 164 ZPO; Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger,\nZPO Komm., Zürich 2010, Art. 229 N 8 m.w.H.). Im Beschwerdeverfahren vor\nKassationsgericht, in welchem die Klägerin ebenfalls vorgebracht hatte, sie habe trotz\nzumutbarer Sorgfalt eine für das Verfahren relevante Patentschrift (US-Patent\n4,163,139) nicht finden können, führte dieses aus, die Klägerin habe unter Hinweis auf\ndie seit einigen Monaten bestehende Datenbank bei der Firma Google begründet\nausgeführt, inwiefern sie rein zufällig auf diese US-Patentschrift gestossen sei. Ex post\nhabe sie beschrieben, wie ihr dies nach Irrungen und Wirrungen schliesslich gelungen\nsei. Zu Unrecht habe das Handelsgericht daraus geschlossen, der schliesslich zufällig\neingetretene, ex post beschriebene Erfolg hätte bei gehöriger Sorgfalt bereits ex ante\nerzielt werden können. Worin diese gehörige Sorgfalt − immer ex ante beurteilt −\nkonkret bestanden haben soll, lege das Handelsgericht nicht dar. Wenn dieses eine\nnachträgliche Eingabe nicht zulasse, indem es der einreichenden Partei vorwirft, die\n\n"}