{"Signatur": "SG_KG_999", "Spider": "SG_Gerichte", "Datum": "2010-10-25", "PDF": {"Datei": "SG_Gerichte/SG_KG_999_HG-2006-65_2010-10-25.pdf", "URL": "https://publikationen.sg.ch/rechtsprechung-gerichte?tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bcontroller%5D=DownloadPdf&tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bpublication%5D=1720&type=1563347022&cHash=bf0e0ea4a547f3863700791fc58bca39", "Checksum": "afb8cc35e1d1383e0ef4072665663a46"}, "Scrapedate": "2025-07-19", "Num": ["HG.2006.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 25.10.2010 HG.2006.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Saint-Gall  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "San Gallo  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Handelsgericht"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 7, 24, 26, 66, 71, 73 und 76 PatG (SR 232.14). Die Beklagte verletzt mit der\r\nFederwendevorrichtung in den Federkernmaschinen herkömmlicher Konstruktion das\r\nKlagepatent I und hat insbesondere Auskunft zu erteilen, wie viele Maschinen sie\r\nhergestellt und ausgeliefert und welchen Gewinn sie dabei erzielt hat. Die in den\r\nMaschinen neuer Konstruktion verwendete Federwendevorrichtung verletzt das\r\nKlagepatent I nicht. Das Klagepatent II ist, da dessen Gegenstand auch nach dem\r\nerfolgten Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für die Anmeldung\r\nmassgebenden Fassung hinausgeht, teilnichtig (Handelsgericht, 25. Oktober 2010,\r\nHG.2006.65)."}], "ScrapyJob": "446973/61/1836", "Zeit UTC": "19.07.2025 11:18:29", "Checksum": "6e2b1860efd3bd47e20cf2fcf2dd7957", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 25.10.2010 HG.2006.65\nRegeste:\nArt. 7, 24, 26, 66, 71, 73 und 76 PatG (SR 232.14). Die Beklagte verletzt mit der\r\nFederwendevorrichtung in den Federkernmaschinen herkömmlicher Konstruktion das\r\nKlagepatent I und hat insbesondere Auskunft zu erteilen, wie viele Maschinen sie\r\nhergestellt und ausgeliefert und welchen Gewinn sie dabei erzielt hat. Die in den\r\nMaschinen neuer Konstruktion verwendete Federwendevorrichtung verletzt das\r\nKlagepatent I nicht. Das Klagepatent II ist, da dessen Gegenstand auch nach dem\r\nerfolgten Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für die Anmeldung\r\nmassgebenden Fassung hinausgeht, teilnichtig (Handelsgericht, 25. Oktober 2010,\r\nHG.2006.65).\n\nEs war somit nicht Aufgabe des IGE, zu prüfen, ob das bereits erteilte Patent im Verlauf des\nabgeschlossenen Erteilungsverfahrens unzulässig erweitert worden war. Beim Teilverzicht\nnach erfolgter Erteilung hatte es somit nur noch zu prüfen, ob diese teilweise\n\"Rückeinschränkung\" des Patents durch die Klägerin überhaupt eine (ausschliesslich aus der\nSicht des bereits erteilten) Patents zulässige Einschränkung darstellt. Dies bejahte auch der\nExperte, allerdings hielt er zu Recht fest, dass die Einschränkung nicht ausreicht, solange das\nDrehtellerpaar nicht umlaufend um eine zentrale Drehachse gelagert ist, weil dieser bloss\nteilweise vorgenommene Teilverzicht im Vergleich zur Prioritätsanmeldung immer noch eine\nunzulässige Erweiterung darstellt. Entscheidend und vom Experten geprüft und zu Recht\nverneint wurde die Zulässigkeit der Anspruchsänderung im Erteilungsverfahren des IGE mit\nBlick auf den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen. Da das IGE dazu gar\nnie Stellung genommen hat, weil es nicht Sache des IGE ist, seine eigenen Entscheide\nnachträglich zu überprüfen, ist es entgegen der Ansicht der Klägerin für vorliegenden Entscheid\nunerheblich, dass das IGE die aktuelle Fassung von Anspruch 1 von CH 003 als\nrechtsbeständig erachtet hat.\n\nHG_2006_65.doc\n- 34 -\n\nc) Der Experte setzte sich auch mit den Einwänden der Klägerin, welche sie insbesondere in\nEingabe vom 12. November 2009 (Ger.act. 212) ausführlich begründete, auseinander.\n\naa) Die Klägerin vertritt unter Berufung auf Lehre und Rechtsprechung sowie auf die\nPrüfungsrichtlinien des IGE die Auffassung, dass die Streichung des Merkmals der rotativen\nLagerung bereits im Erteilungsverfahren unzulässig gewesen sei. Dabei geht sie davon aus,\ndass die Kriterien bezüglich des Weglassens eines Anspruchsmerkmals im europäischen und\nschweizerischen Recht identisch sind. Sie berief sich auf den Wesentlichkeitstest, dessen\nFragestellung aus der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 331/87 vom\n6. Juli 1989 abgeleitet ist. Sie bezeichnete diese Entscheidung als Leading Case und\nbeantwortete gestützt auf diese Entscheidung die entsprechend von ihr gestellten drei\nzentralen Fragen (Eingabe vom 12.11.2009 Rz. 55 ff.; Plädoyernotizen Klägerin S. 9 ff.).\n\nbb) Der Experte führte dazu unter Hinweis auf neuere Entscheide insbesondere der grossen\nBeschwerdekammer des EPA aus, es könne bei der Entscheidung T 331/87 nicht mehr\nzwingend von einem Leading Case gesprochen werden. Vor diesem Hintergrund habe bereits\neine Beschwerdekammer die in T 331/87 festgelegten Kriterien nicht mehr beiziehen wollen.\nGemäss der Entscheidung verstosse das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem\nAnspruch nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig\nerkennen würde, dass (1) das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt\nworden ist; (2) es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der\ntechnischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist; (3) das Ersetzen oder Streichen\nkeine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert. Der Experte liess die Frage, ob\ndieser sogenannte Wesentlichkeitstest in der Rechtsprechung noch eine Bedeutung hat oder\nnicht, offen und hielt fest, unabhängig davon bilde er bei richtiger Interpretation auch für die\nKlägerin keine Grundlage für die im Prüfungsverfahren vorgenommenen Streichung des\nfraglichen Merkmals. Es stelle sich aber auch noch die Frage, ob es hier tatsächlich\nausschliesslich um die Erweiterung eines Patentanspruchs durch Streichung eines Merkmals\ngehe oder nicht auch um die Erweiterung eines Patentanspruchs durch Verallgemeinerung\neines Merkmals. Bereits im Gutachten (S. 22 3. Absatz) habe er auf die Problematik der\nVerallgemeinerung hingewiesen und ausgeführt, dass es nicht zulässig sei, ein spezielles\nMerkmal durch einen umfassenden allgemeinen Ausdruck zu ersetzen, wenn durch diesen\nallgemeinen Ausdruck erstmals neue spezielle Merkmale und insbesondere ursprünglich nicht\noffenbarte Äquivalente eingefügt werden. Den Ausführungen der Klägerin zur Zulässigkeit der\nStreichung könne deshalb nicht gefolgt werden.\n\nHG_2006_65.doc\n- 35 -\n\n"}