{"Signatur": "SG_KG_999", "Spider": "SG_Gerichte", "Datum": "2009-10-27", "PDF": {"Datei": "SG_Gerichte/SG_KG_999_HG-2005-14_2009-10-27.pdf", "URL": "https://publikationen.sg.ch/rechtsprechung-gerichte?tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bcontroller%5D=DownloadPdf&tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bpublication%5D=6051&type=1563347022&cHash=c5548398f10552a6d56f3e06c2f76976", "Checksum": "dd0828b6b21083d0e3553ee8b3c2b410"}, "Scrapedate": "2025-07-19", "Num": ["HG.2005.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 27.10.2009 HG.2005.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Saint-Gall  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "San Gallo  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Handelsgericht"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 und 3 und Art. 50 PatG (SR 232.14) bzw. Art. 138 Abs. 1 lit. a und b und Art. 83 EPÜ (SR 0.232.142.2). Eine Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, damit sie der Fachmann ausführen kann. Sie hat neu zu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit zu beruhen. Das Patent ist nichtig, wenn – wie der gerichtliche Sachverständige und das Deutsche Bundespatentgericht festhalten – in Bezug auf eine \"einkomponentige Dichtmasse\" die beanspruchte Zusammensetzung, insbesondere das darin enthaltende Vinylpolymere, nicht so dargelegt ist, dass ein Fachmann sie wiederholbar ausführen kann. Die Dichtmasse ist in Berücksichtigung einer deutschen Offenlegungsschrift nicht neu und beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Handelsgericht St. Gallen, 27. 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Die Dichtmasse ist in Berücksichtigung einer deutschen Offenlegungsschrift nicht neu und beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Handelsgericht St. Gallen, 27. Oktober 2009, HG.2005.14).\n\nBeide Parteien gehen somit davon aus, dass EP 4444 und CH 1111 praktisch identisch\nsind und sich insbesondere in Bezug auf Offenbarung, Neuheit und erfinderische\nTätigkeit praktisch nicht unterscheiden. Besteht aber zwischen den beiden\nStreitpatenten ein minimaler und vorliegend nicht relevanter Offenbarungsunterschied,\ngelten die Feststellungen von F., wonach CH 1111 nicht genügend offenbart sei,\nuneingeschränkt auch für EP 4444. Ferner ist davon auszugehen, dass EP 4444 nicht\nneu ist und dem Patent keine erfinderische Tätigkeit zugrunde liegt. Dies führt zum\nSchluss, dass der schweizerische Teil von EP 4444 somit zufolge ungenügender\nOffenbarung und mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nichtig ist.\n\n4. Mit nachträglicher Eingabe vom 16. August 2006 (HG.2005.14-HGK, HG.2005.124-\nHGP) reichten die Beklagten die Begründung des Beschlusses des Deutschen\nBundespatentgerichts vom 8. Mai 2006 in der Einspruchssache betreffend das Patent\nDE 2222 (Beilage 1) ein und beantragten, die nachträgliche Eingabe sowie die\nBegründung des Beschlusses seien im Massnahmeverfahren wie auch im vorliegenden\nVerfahren zuzulassen und dem Gutachter F. zuzustellen. Die Klägerin 1 erhob in der\nEingabe vom 25. August 2006 (HG.2005.124-HGP) keine Einwendungen gegen die\nZulassung der nachträglichen Eingabe vom 16. August 2006 und des Beschlusses des\nBundespatentgerichts (Art. 164 Abs. 3 ZPO), hielt aber fest, der Beschluss enthalte\nderart mangelhaft begründete Aussagen, dass sich daraus für die Frage der\nRechtbeständigkeit von CH 1111 nichts ableiten lasse. Zudem habe das\nBundespatentgericht offenkundig übersehen, dass die DE OS 3333 (OS H.; kläg. act.\n51) eine Dichtmasse beschreibe, die im Trockenzustand nicht selbstklebend sei. Die\nDE OS 3333 sei auch aus diesem Grund nicht neuheitsschädlich.\n\na) Wie erwähnt, gehen EP 4444 und CH 1111 auf die gleiche Priorität zurück, d.h. auf\ndas am 12. Januar 2000 angemeldete deutsche Patent DE 2222. Mit nachträglicher\nEingabe vom 12. Mai 2006 (HG.2005.124-HGP) reichten die Beklagten u.a. die DE\n2222 \"Einkomponentige Dichtmasse auf Basis einer Dispersion von Polyacrylaten,\nVerfahren zu deren Herstellung und System\" (Beilage 1) ein und stellten u.a. den\nAntrag, dem Experten sei die Frage zu stellen, ob davon auszugehen sei, dass die DE\n\n© Kanton St.Gallen 2025 Seite 24/30\nPublikationsplattform\nSt.Galler Gerichte\n\nOS 3333 angesichts des Widerrufs von DE 2222 durch das Bundespatentgericht am 8.\nMai 2006 dem Gegenstand von CH 1111 patenthindernd entgegenstehe. Sie reichten\neine Konkordanzliste der Patentansprüche CH 1111 und DE 2222 (Beilage 2) ein und\nhielten fest, die Ansprüche von CH 1111 und des deutschen Prioritäts-Schutzrechts\nseien, soweit es für die Rechtsbeständigkeit im Hinblick auf die DE OS 3333 (OS H.)\ngemäss Beschluss des Bundespatentgerichts von Bedeutung sei, deckungsgleich. Die\nKlägerin 1 erhob in der Eingabe vom 19. Mai 2006 (HG.2005.124-HGP) keine\nEinwendungen gegen die Zulassung der nachträglichen Eingabe vom 12. Mai 2006 und\ndie eingereichten Beilagen (Art. 164 Abs. 3 ZPO), beantragte u.a. aber, die Frage der\nBeklagten, ob DE OS 3333 CH 1111 patenthindernd entgegenstehe, sei dem Experten\nnicht zu unterbreiten. Sie machte jedoch insbesondere nicht geltend, die von den\nBeklagten eingereichte Konkordanzliste der Patentansprüche CH 1111 und DE 2222\n(Beilage 2) sei nicht zutreffend.\n\nIn der Duplik/Widerklagereplik vom 6. Juli 2006 verwiesen die Beklagten auf den\nBeschluss des Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2006 (Rz. 20; vgl. bekl. act. 37-39)\nund hielten u.a. fest, dass der Wortlaut der erteilten Patentansprüche von DE 2222\nidentisch sei mit EP 4444 (kläg. act. 35: Merkmalsübersicht von EP 4444, CH 1111 und\nDE 2222 im Vergleich zum Stand der Technik, d.h. I. 33 und DE OS 3333 [OS H.).\nWährend das Merkmal E (Tg unter 10°C) in CH 1111 bereits im Anspruch 1 enthalten\nsei, sei dieses Merkmal in EP 4444 und DE 2222 in Unteranspruch 4 enthalten (Duplik\nRz. 27 und 119). Die Klägerinnen machten in der Widerklageduplik vom 18. Dezember\n2006 geltend, der Widerruf von DE 2222 durch das Bundespatentgericht sei zu Unrecht\nerfolgt und binde das Handelsgericht nicht (Widerklageduplik Rz. 9 und 11). Sie\nbestritten die Vorbringen der Beklagten in der Duplik Rz. 27 in keiner Weise, wonach\naus bekl. act. 35 (Merkmalsanalyse) offensichtlich sei, dass EP 4444 und CH 1111 mit\nDE 2222 weitestgehend im Wortlaut identisch seien, EP 4444 sogar bis hin zur\nAnspruchsnummerierung (vgl. Widerklageduplik Rz. 65 als Stellungnahme zu Duplik\nRz. 119, wo lediglich vermerkt wird, dass die Beklagten die Begründung des\nBeschlusses des Bundespatentgerichts vom 08.05.2006 mit nachträglicher Eingabe\nvom 16.08.2006 zu den Akten des vorliegenden Verfahrens gereicht hätten).\n\nInsgesamt steht somit unbestrittenermassen fest, dass der Wortlaut der erteilten\nPatentansprüche des für EP 4444 und CH 1111 prioritätsbegründenden DE 2222\n\n"}