{"Signatur": "SG_KG_999", "Spider": "SG_Gerichte", "Datum": "2009-10-27", "PDF": {"Datei": "SG_Gerichte/SG_KG_999_HG-2005-14_2009-10-27.pdf", "URL": "https://publikationen.sg.ch/rechtsprechung-gerichte?tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bcontroller%5D=DownloadPdf&tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bpublication%5D=6051&type=1563347022&cHash=c5548398f10552a6d56f3e06c2f76976", "Checksum": "dd0828b6b21083d0e3553ee8b3c2b410"}, "Scrapedate": "2025-07-19", "Num": ["HG.2005.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges 27.10.2009 HG.2005.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "St.Gallen Kantonsgericht Sonstiges"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Saint-Gall  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "San Gallo  Sonstiges"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Handelsgericht"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 und 3 und Art. 50 PatG (SR 232.14) bzw. Art. 138 Abs. 1 lit. a und b und Art. 83 EPÜ (SR 0.232.142.2). Eine Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, damit sie der Fachmann ausführen kann. Sie hat neu zu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit zu beruhen. Das Patent ist nichtig, wenn – wie der gerichtliche Sachverständige und das Deutsche Bundespatentgericht festhalten – in Bezug auf eine \"einkomponentige Dichtmasse\" die beanspruchte Zusammensetzung, insbesondere das darin enthaltende Vinylpolymere, nicht so dargelegt ist, dass ein Fachmann sie wiederholbar ausführen kann. Die Dichtmasse ist in Berücksichtigung einer deutschen Offenlegungsschrift nicht neu und beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Handelsgericht St. Gallen, 27. 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Die Dichtmasse ist in Berücksichtigung einer deutschen Offenlegungsschrift nicht neu und beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Handelsgericht St. Gallen, 27. Oktober 2009, HG.2005.14).\n\n© Kanton St.Gallen 2025 Seite 10/30\nPublikationsplattform\nSt.Galler Gerichte\n\nderen Anbieten und Vertrieb durch die Beklagte 1 eine identische Verletzung der\nAnsprüche 1, 2, 4, 7 und 13 von EP 4444 im Sinne von Art. 66 lit. a PatG sowie\nTeilnahme an einer identischen Verletzung der Ansprüche 15 und 16 von EP 4444 im\nSinne von Art. 66 lit. d PatG dar. Ein Weiterbenutzungsrecht nach Art. 35 PatG scheide\nmangels Identität mit dem vorbenutzten Produkt I. 33 aus (Klage Rz. 229).\n\nDie Beklagten bestritten eine Patentverletzung und hielten unter anderem fest, eine\nsolche sei insbesondere schon deshalb nicht gegeben, wenn auf die Behauptungen\nder Klägerinnen, wonach Klebemassen und Dichtmassen fundamental verschieden\nseien, abgestellt werde, nachdem das angebliche Verletzungsprodukt \"E.\" ein\nRandanschlusskleber und nicht eine Dichtungsmasse sei. Entgegen den Behauptungen\nder Klägerinnen ermögliche das Kriterium \"Standfestigkeit\" keine Unterscheidung\nzwischen Klebemassen und Dichtmassen (vgl. bekl.act. 3 S. 10f.; bekl.act. 12 S. 6f.\nund S. 13). Nicht zutreffend sei auch die Behauptung der Klägerinnen, der\nRandanschlusskleber \"E.\" sacke vor dem Abtrocknen nicht ab bzw. laufe nicht ab und\nsei deshalb eine Dichtmasse. \"E.\" sei \"fliessfähig\" wie auch ein UHU-Alleskleber oder\nZahnpasta, die man aus der Tube/Kartusche pressen könne; diese Eigenschaft, nicht\n\"abzusacken\" bzw. nicht \"herunterzulaufen\", mache jedoch aus einem Kleber\noffensichtlich keine Dichtmasse (Klageantwort Rz. 23 ff., Rz. 49 ff.). Die Beklagten\nmachten zudem geltend, es bestehe ein Weiterbenutzungsrecht basierend auf I. 33,\nwelches von der Beklagten 2 seit 1998 erfolgreich vertrieben werde (Klageantwort Rz.\n117f.).\n\nNachdem die Beklagten widerklageweise die Nichtigkeit von EP 4444 und CH 1111\ngeltend machen, und sich im Massnahmeverfahren aufgrund des Kurzgutachtens von\nF. ergab, dass CH 1111 glaubhaft zufolge ungenügender Offenbarung und mangels\nerfinderischer Tätigkeit nichtig ist, ist zunächst die Frage der Gültigkeit von EP 4444\nund CH 1111 zu prüfen.\n\nIII.\n\n1. Gemäss Art. 50 Abs. 1 PatG bzw. Art. 83 EPÜ ist die Erfindung im Patentgesuch\nso darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann. Die fehlende oder\nungenügende Offenbarung der Erfindung in der Patentschrift ist ein Nichtigkeitsgrund\n\n© Kanton St.Gallen 2025 Seite 11/30\nPublikationsplattform\nSt.Galler Gerichte\n\n(Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG bzw. Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ). Genügend ist eine\nOffenbarung dann, wenn eine Fachperson mit ihren normalen Fähigkeiten die Erfindung\nanhand der Patentschrift in der vollen beanspruchten Breite ausführen kann, ohne\nwiederum erfinderisch tätig werden zu müssen (P. Heinrich, Kommentar\nSchweizerisches Patentgesetz/Europäisches Patentübereinkommen, Zürich 1998, N\n50.01, 50.03; Schachenmann/Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser,\nSchweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 15.12f., 15.18,\n15.20f.).\n\na) Wie erwähnt, erstattete der Experte F. im Rahmen des vorsorglichen\nMassnahmeverfahrens ein Kurzgutachten betreffend die Gültigkeit von CH 1111. Die\nParteien hatten im Schriftenwechsel die Einholung einer Expertise beantragt. An\nSchranken hielten die Beklagten fest, aufgrund des Gutachtens von F. und des\nBeschlusses des Deutschen Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2006 betreffend das\nDeutsche Patent DE 2222 sei die Nichtigkeit der Streitpatente nachgewiesen. Es sei\ndeshalb für den Entscheid des Handelsgerichts kein neues Gutachten nötig. Die\nKlägerinnen beantragten an Schranken, es sei ein neues, umfassendes Gutachten\neinzuholen.\n\nBei dem im Rahmen des Massnahmeverfahrens (HG.2005.124-HGP) eingeholten\nGutachten wurde der Experte F. darauf hingewiesen, dass es um die Erstattung einer\ngerichtlichen Kurzexpertise gehe, das Grundlage für die Glaubhaftmachung der\nentsprechenden Parteibehauptungen bilde (Entscheid Handelsgerichtspräsident vom\n23.06.2008 S. 9 E. I.10). Nachdem es vorliegend um den Nachweis und nicht lediglich\num die Glaubhaftmachung der geltend gemachten Nichtigkeit von EP 4444 und CH\n1111 geht, kann das Gutachten von F. nicht ohne weiteres Grundlage für das\nvorliegende Urteil sein. Auch aus dem Beschluss des Bundespatentgerichts vom 8. Mai\n2006 kann nicht ohne weiteres auf die Nichtigkeit der Streitpatente geschlossen\nwerden, nachdem es in jenem Entscheid um DE 2222 geht und die Klägerin 1 im\nMassnahmeverfahren geltend machte, die Begründung des Bundespatentgerichts sei\nderart mangelhaft, dass sich aus dieser für die Frage der Rechtsbeständigkeit von\nCH 1111 nichts ableiten lasse (Entscheid vom 23.06.2008 S. 10 E. I.12). Das\nHandelsgericht ordnete deshalb mit Beweisbeschluss vom 8. Juni 2009 zur Frage der\nRechtsbeständigkeit der Streitpatente die Einholung eines Gutachtens an (vgl. BGE\n\n© Kanton St.Gallen 2025 Seite 12/30\nPublikationsplattform\nSt.Galler Gerichte\n\n"}