{"Signatur": "SG_HG_001", "Spider": "SG_Gerichte", "Datum": "2008-06-23", "PDF": {"Datei": "SG_Gerichte/SG_HG_001_HG-2005-124_2008-06-23.pdf", "URL": "https://publikationen.sg.ch/rechtsprechung-gerichte?tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bcontroller%5D=DownloadPdf&tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bpublication%5D=3884&type=1563347022&cHash=90551436f3a977393cabdce0401a685c", "Checksum": "cd03102061eff79ef4be9b3fc6edf82d"}, "Scrapedate": "2025-07-19", "Num": ["HG.2005.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "St.Gallen Handelsgericht 23.06.2008 HG.2005.124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Saint-Gall Handelsgericht 23.06.2008 HG.2005.124"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "San Gallo Handelsgericht 23.06.2008 HG.2005.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "St.Gallen Handelsgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Saint-Gall Handelsgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "San Gallo Handelsgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 50 PatG (SR 232.14). Eine Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, damit sie der Fachmann ausführen kann. Das Patent ist nichtig, wenn – wie der gerichtliche Sachverständige festhält – in Bezug auf eine \"einkomponentige Dichtmasse\" die beanspruchte Zusammensetzung, insbesondere das darin enthaltende Vinylpolymere, nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie wiederholbar ausführen kann (Handelsgerichtspräsident, 23. Juni 2008, HG.2005.124)."}], "ScrapyJob": "446973/61/1836", "Zeit UTC": "19.07.2025 13:36:19", "Checksum": "c60663dba79896ca7c7e8a24591cec8b", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid St.Gallen Handelsgericht 23.06.2008 HG.2005.124\nRegeste:\nArt. 26 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 50 PatG (SR 232.14). Eine Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, damit sie der Fachmann ausführen kann. Das Patent ist nichtig, wenn – wie der gerichtliche Sachverständige festhält – in Bezug auf eine \"einkomponentige Dichtmasse\" die beanspruchte Zusammensetzung, insbesondere das darin enthaltende Vinylpolymere, nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie wiederholbar ausführen kann (Handelsgerichtspräsident, 23. Juni 2008, HG.2005.124).\n\nGemäss Schreiben des Handelsgerichtspräsidenten vom 5. April 2006 hatte\nPatentanwalt X. telefonisch am 4. April erklärt, dass er bereit und fachlich imstande sei,\nim vorliegenden Verfahren ein Kurzgutachten zu erstatten. Dabei wies er darauf hin,\ndass er als Patentanwalt nicht über die spezialisierte Erfahrung eines Praktikers/Durchschnittfachmanns verfüge. Er werde deshalb nach Durchsicht der Akten dem Gericht\nmitteilen, ob ein Mitarbeiter der X. AG oder ein aussenstehender Experte für die\nAusarbeitung des Gutachtens beizuziehen sei. Die Parteien würden Gelegenheit zur\nStellungnahme erhalten zu dem von PA X. allenfalls vorgeschlagenen Experten. Den\nParteien wurde Gelegenheit zur Vernehmlassung zum Entwurf für eine schriftliche\nExperteninstruktion eingeräumt, worauf am 19. Mai 2006 die schriftliche\nExperteninstruktion erfolgte; zu jenem Zeitpunkt wurden dem Experten die\nVerfahrensakten zugestellt.\n\nNachdem der Experte X. anlässlich des Telefongesprächs vom 4. April 2006 die Akten\nnoch nicht erhalten und durchgesehen hatte, konnte er sich auch nicht darüber\näussern, ob allenfalls ein Praktiker/Durchschnittfachmann beizuziehen war. Nachdem\nim Laufe der Ausarbeitung des Gutachtens keine entsprechende Mitteilung seitens des\nExperten erfolgte, ist davon auszugehen, dass er sich nach erfolgter Durchsicht der\nAkten ohne weiteres imstande sah, den Sachverhalt ohne Beizug eines Praktikers zu\nbeurteilen. Als ausgebildeter organischer Chemiker ist der Experte imstande, eine\nExpertise auf dem Gebiet der Polymerchemie zu erstatten.\n\nb) Entgegen den Ausführungen der Gesuchstellerin ging der Experte nicht davon aus,\ndass es sich beim Kommentar PatG/EPÜ von P. Heinrich um eine Rechtsquelle handle,\nund der Experte war auch nicht gehalten, sich mit der Praxis des Europäischen\n\n© Kanton St.Gallen 2025 Seite 19/28\nPublikationsplattform\nSt.Galler Gerichte\n\nPatentamts (EPA) auseinander zu setzen. Der Experte hielt einleitend sachgerecht fest,\ndass Grundlage für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit von CH 0000 das PatG\nsei, wobei \"ergänzend respektive erklärend dazu\" der Kommentar PatG/EPÜ von P.\nHeinrich verwendet worden sei (Gutachten S. 1 Ziff. 1 Abs. 1). Aufgabe des Experten ist\nes grundsätzlich, Lücken des Sachwissens zu schliessen und keine Rechtsfragen zu\nbeantworten (Zürcher, a.a.O., Rz.19.16). Damit war der Experte X. nicht gehalten, sich\nbei der Frage, ob das schweizerische Patent CH 0000 genügend offenbart ist,\ninsbesondere mit der Rechtsprechung zur Parallelnorm von Art. 83 EPÜ auseinander\nzu setzen.\n\nc) In Ziff. 4 des Gutachtens (S. 4f.) macht der Experte einlässliche Ausführungen zu\nden chemischen Grundlagen von CH 0000, die belegen, dass der Experte sehr wohl\nimstande ist, sich differenziert zu Fragen der Polymerchemie zu äussern. Auch wenn,\nwie die Gesuchstellerin behauptet (Eingabe vom 29.02.2008 S. 5 Ziff. 5), es sich dabei\num \"triviales Lehrbuchwissen über Polymerisation von Vinylverbindungen\" handelt,\nwird von der Gesuchstellerin nicht dargelegt, aufgrund von welchen Umständen daraus\nauf die mangelnde Fachkenntnis des Experten zu schliessen ist. Die Gesuchstellerin\nweist zutreffend darauf hin, dass CH 0000 in Spalte 2, Zeilen 44-46, selbst Folgendes\nvorschlägt: \"Erfindungsgemäss geeignete Polyvinylverbindungen werden durch dem\nFachmann bekannte Dispersionspolymerisation hergestellt\". Die Gesuchstellerin legt in\nkeiner Weise dar, weshalb die vom Experten gezogene Schlussfolgerung, wonach in\nCH 0000 die Erfindung nicht so dargelegt sei, dass der Fachmann diese wiederholbar\nausführen könne, unzutreffend sei. Nicht begründet widerlegt ist insbesondere etwa die\nSchlussfolgerung des Experten, wonach weder in der Beschreibung noch in den\nPatentansprüchen die \"Vinylpolymere\" (Anspruch 1) oder die \"Vinylpolymere auf Basis\nvon Acrylat- und/oder Methacrylatmonomeren\" (Anspruch 5) genauer definiert seien.\nNicht widerlegt ist somit auch die weitere Schlussfolgerung des Experten, dass, sofern\ndiese Polymere neu sein sollen, sich in CH 0000 keine spezifische Beschreibung finde,\naus welchem Monomer oder aus welchen Monomergemischen die \"Vinylpolymere\"\noder die \"Vinylpolymere auf Basis von Acrylat- und/oder Methacrylatmonomeren\"\nspezifisch hergestellt sind (Gutachten S. 11 Ziff. 7.2 erstes Lemma).\n\nd) Insgesamt ist die Gesuchstellerin mit dem Einwand, der Gerichtsexperte X. verfüge\nnicht über das notwendige Fachwissen des Durchschnittsfachmanns, nicht zu hören.\n\n© Kanton St.Gallen 2025 Seite 20/28\nPublikationsplattform\nSt.Galler Gerichte\n\n5. Die Gesuchstellerin wirft dem Experten eine Vermischung patentrechtlicher\nKonzepte vor, indem er die Fragen der genügenden Offenbarung und die Abgrenzung\nder Erfindung vom Stand der Technik im Rahmen der Neuheitsprüfung vermische. Die\nNeuheit lasse sich bestimmen, selbst wenn eine Erfindung mangelhaft definiert sei. Die\nGesuchsgegnerinnen hielten fest, der Experte vermische den Begriff der Neuheit nicht\nmit der Frage der ausreichenden Offenbarung, sondern unterstelle vielmehr als\nArbeitshypothese für die Prüfung der ausreichenden Offenbarung, dass Neuheit und\nerfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik gegeben ist.\n\n"}