{"Signatur": "SG_HG_001", "Spider": "SG_Gerichte", "Datum": "2008-06-23", "PDF": {"Datei": "SG_Gerichte/SG_HG_001_HG-2005-124_2008-06-23.pdf", "URL": "https://publikationen.sg.ch/rechtsprechung-gerichte?tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bcontroller%5D=DownloadPdf&tx_diamjudicalsg_judicalpublicationpdf%5Bpublication%5D=3884&type=1563347022&cHash=90551436f3a977393cabdce0401a685c", "Checksum": "cd03102061eff79ef4be9b3fc6edf82d"}, "Scrapedate": "2025-07-19", "Num": ["HG.2005.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "St.Gallen Handelsgericht 23.06.2008 HG.2005.124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Saint-Gall Handelsgericht 23.06.2008 HG.2005.124"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "San Gallo Handelsgericht 23.06.2008 HG.2005.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "St.Gallen Handelsgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Saint-Gall Handelsgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "San Gallo Handelsgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 50 PatG (SR 232.14). Eine Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, damit sie der Fachmann ausführen kann. Das Patent ist nichtig, wenn – wie der gerichtliche Sachverständige festhält – in Bezug auf eine \"einkomponentige Dichtmasse\" die beanspruchte Zusammensetzung, insbesondere das darin enthaltende Vinylpolymere, nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie wiederholbar ausführen kann (Handelsgerichtspräsident, 23. Juni 2008, HG.2005.124)."}], "ScrapyJob": "446973/61/1836", "Zeit UTC": "19.07.2025 13:36:19", "Checksum": "c60663dba79896ca7c7e8a24591cec8b", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid St.Gallen Handelsgericht 23.06.2008 HG.2005.124\nRegeste:\nArt. 26 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 50 PatG (SR 232.14). Eine Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, damit sie der Fachmann ausführen kann. Das Patent ist nichtig, wenn – wie der gerichtliche Sachverständige festhält – in Bezug auf eine \"einkomponentige Dichtmasse\" die beanspruchte Zusammensetzung, insbesondere das darin enthaltende Vinylpolymere, nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie wiederholbar ausführen kann (Handelsgerichtspräsident, 23. Juni 2008, HG.2005.124).\n\nÜberdies haben beide Parteien ausdrücklich den Beizug der Akten und die\nBerücksichtigung der Ausführungen in den Rechtsschriften aus dem Hauptverfahren\nbeantragt (vgl. Eingabe der Gesuchsgegnerinnen vom 02.02.2006 Rz. 21;\nStellungnahme der Gesuchstellerin vom 09.03.2006 Rz. 18). Für den Fall, dass das\nGericht dem übereinstimmenden Antrag der Parteien nicht stattgeben und auf einen\nBeizug der Akten aus dem Hauptprozess verzichten würde, beantragte die\nGesuchstellerin in der erwähnten Stellungnahme, dass ihr eine Frist zur Einreichung der\nentsprechenden Schriftsätze angesetzt werde (Stellungnahme, Rz. 19). Damit ging die\nGesuchstellerin selber davon aus, dass entweder sämtliche Vorbringen und Akten der\nParteien des Hauptverfahrens im vorliegenden Massnahmeverfahren zu\nberücksichtigen seien, oder dass den Parteien die Möglichkeit, entsprechende\nErgänzungen einzureichen, einzuräumen gewesen wäre. Nachdem entsprechend den\nAnträgen der Parteien dem Experten insbesondere sämtliche Akten aus dem\nHauptverfahren zur Verfügung gestellt wurden (Experteninstruktion vom 19.05.2006 S.\n3), ist davon auszugehen, dass die Gesamtheit der Vorbringen der Parteien und der\nvon ihnen eingelegten Akten im Hauptverfahren vom Experten zu berücksichtigen\nwaren.\n\nIm Hauptverfahren machten die Gesuchsgegnerinnen im Rahmen der Vorbringen\nbetreffend Nichtigkeit die mangelnde Offenbarung geltend (vgl. Klageantwort und\nWiderklage vom 15.08.2005, Rz. 335 – 341; Duplik und Widerklagereplik vom\n06.07.2006, Rz. 170f.). Die Gesuchstellerin setzte sich denn auch mit dem Einwand der\nmangelnden Offenbarung auseinander (vgl. Replik vom 06.02.2006 Rz. 169 – 172, mit\ndem ausdrücklichen Antrag auf Einholung einer Expertise). Bei der vorliegenden\nRückweisung ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine Beschränkung neuer\nVorbringen und Beweismittel besteht (vgl. vorne Ziff. II/1; GVP 2006 Nr. 86).\n\nc) Im Übrigen sind die Ausführungen des Experten zur mangelnden Offenbarung\nauch aus folgenden Gründen zu berücksichtigen:\n\n© Kanton St.Gallen 2025 Seite 17/28\nPublikationsplattform\nSt.Galler Gerichte\n\naa) Der Experte X. führte selber in nachvollziehbarer Weise aus, damit die Neuheit einer\nErfindung bestimmt bzw. die Erfindung vom Stand der Technik abgegrenzt werden\nkönne, sei es notwendig, dass die Erfindung genügend genau definiert bzw.\nabgegrenzt sei. Sei dies nicht der Fall, so könne logischerweise die Neuheit der\nbeanspruchten Erfindung nicht bestimmt werden (Gutachten S. 3 Ziff. 3.1 Abs. 3; vgl.\nS. 4 Ziff. 3.2 oben, S. 11 Ziff. 7.3 unten). In Übereinstimmung mit dem Experten ist\nsomit davon auszugehen, dass die Definition bzw. Abgrenzung der Erfindung vorweg\nabzuklären ist und damit Voraussetzung für die Beantwortung der Fragen der Neuheit\nund der erfinderischen Tätigkeit darstellt. In Ziff. 8 der Frage gemäss\nExperteninstruktion vom 19. Mai 2006, ob CH 0000 rechtsbeständig oder nichtig ist, ist\nsomit die sich vorweg stellende Frage der hinreichenden Offenbarung der Erfindung\nenthalten.\n\nbb) Aber auch wenn seitens der Gesuchsgegnerinnen der Einwand der ungenügenden\nOffenbarung nicht erhoben worden wäre und die Offenbarung vom Experten als\nVoraussetzung für die Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht vorweg\nzu prüfen wäre, würde die Behandlung der ungenügenden Offenbarung durch den\nExperten im Rahmen seines Fachwissens und seiner Fachanalyse nicht gegen den\nVerhandlungsgrundsatz verstossen. In der Experteninstruktion vom 19. Mai 2006 (S. 8\nlit. E) wurde der Experte ausdrücklich ermächtigt, im Rahmen des Beweisthemas\neigene Erhebungen anzustellen und Auskünfte von Parteien und Dritten einzuholen (vgl.\nArt. 114 Abs. 3 ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 6 zu Art. 114 ZPO/SG). Wie erwähnt,\nist dem Gutachter bei der Beantwortung der Expertenfragen eine erhebliche Freiheit\neinzugestehen, indem er insbesondere von seinem Fachwissen Gebrauch machen soll,\nwomit er im Rahmen der Behandlung der Expertenfragen nicht strikte an die\nStandpunkte der Parteien gebunden ist.\n\n4. Gemäss den Vorbringen der Gesuchstellerin verfügt der Experte X. nicht über das\nnotwendige Fachwissen des Durchschnittsfachmanns, weshalb das Gerichtsgutachten\nallein schon aus diesem Grund beweisuntauglich sei.\n\na) Mit Verfügung vom 9. Januar 2006 räumte der Handelsgerichtspräsident den\nParteien Gelegenheit ein, allfällige Einwendungen gegen die Ernennung von\nPatentanwalt X. als Experten zu erheben. Die Gesuchstellerin beantragte mit Eingabe\n\n© Kanton St.Gallen 2025 Seite 18/28\nPublikationsplattform\nSt.Galler Gerichte\n\nvom 2. Februar 2006, es sei ein Doppelteam von Experten zu ernennen, d.h. ausser\ndem Beizug eines Patentsachverständigen sei ein technischer Sachverständiger mit\nausgewiesenen Kenntnissen im Bereich Polymere zu bestellen. Die\nGesuchsgegnerinnen beantragten mit Eingabe vom 2. Februar 2006, es sei, sofern das\nKurzgutachten insbesondere auf die Frage der Nichtigkeit ausgedehnt wird, zusätzlich\nzu Patentanwalt X. die EMPA, Dübendorf, mit einem solchen Gutachten zu\nbeauftragen. Es sei das Fachwissen von X. auf dem Gebiet der Baukleber und\nDichtmassen zu klären (Eingabe Rz. 72 ff.).\n\n"}