{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2017-08-29", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2015-012_2017-08-29.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2015_012_Urteil_2017-08-29.pdf", "Checksum": "2043fdbef6fc21d3bd5dda356cb69bfa"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2015_012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 29.08.2017 O2015_012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 29.08.2017 O2015_012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 29.08.2017 O2015_012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gutheissung Nichtigkeitsklage; Nichtzulassung verspäteter Einschränkung | Erfinderische Tätigkeit, Fachmann, Fachrichtervotum, Feststellungsklage, Kosten: Parteientschädigung, Lugano Übereinkommen, Neuheit, Örtliche Zuständigkeit national, Sistierung auf Antrag der Parteien, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:34", "Checksum": "4d0a177484cbfebda55371720bbcce45", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Bundespatentgericht 29.08.2017 O2015_012\nRegeste:\nGutheissung Nichtigkeitsklage; Nichtzulassung verspäteter Einschränkung | Erfinderische Tätigkeit, Fachmann, Fachrichtervotum, Feststellungsklage, Kosten: Parteientschädigung, Lugano Übereinkommen, Neuheit, Örtliche Zuständigkeit national, Sistierung auf Antrag der Parteien, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)\n\nDie Beklagte stellt sich jedoch weiterhin auf den Standpunkt, dass nicht\njede Formulierung mit 50 mg Fulvestrant in 1 ml Rizinusöl die in der D15\nbeschriebene gleichmässige Freisetzung sowie eine therapeutisch signifikante Blutplasmakonzentration während eines Zeitraums von einem\nMonat erreichen könne, womit die Ausführbarkeit zu verneinen sei. Hierzu\nverweist die Beklagte unter anderem auf Tabelle 4 des Streitpatents und\nAbs. 0044, in welchen gesagt wird, dass das blosse Lösen von Fulvestrant in einer ölbasierten Formulierung nicht darauf schliessen lasse, dass\nein geeignetes Freisetzungsprofil oder eine Verhinderung von Ausfällungen an der Injektionsstelle erzielt werden könnten. Gemäss Beklagter sei\nnur die anspruchsgemässe Formulierung, nämlich eine Formulierung von\nFulvestrant mit 10% Benzylalkohol, 10% Ethanol und 15% Benzylbenzoat\nin Rizinusöl, in der Lage, die in der D15 berichteten Wirkungen zu erzielen.\n\nDiese Aussagen sind aber als reine Behauptungen einzustufen, welche\nweder durch experimentelle Daten noch durch andere überzeugende Argumente gestützt werden. Zudem sei angemerkt, dass, sollte dies der\nFall sein, klar gegen die Ausführbarkeit der Erfindung in der gesamten\nBreite des Hauptanspruchs sprechen würde.\n\nDie in Tabelle 4 aufgeführten experimentellen Daten lassen lediglich den\nSchluss zu, dass Rizinusöl-basierte Formulierungen in Bezug auf die Löslichkeit und die Ausfällungsproblematik im Vergleich mit Formulierungen\nauf Basis von anderen Ölen am besten abschneiden. Dies deutet aber in\nkeiner Weise darauf hin, dass mit anderen als im Streitpatent beschriebenen Rizinusöl-basierten Formulierungen enthaltend 50 mg/ml gelöstes\nFulvestrant (was gemäss der Beklagten ohne Probleme zu erreichen ist)\nnicht auch die in der D15 beschriebene therapeutische Wirkung erreicht\nwerden können.\n\nDie Argumentation der Beklagten, wonach sich aus den genannten Versuchen in Riffkin schliessen lasse, dass das Vehikel Rizinusöl, Benzylbezoat und Benzylalkohol sehr empfindlich sei auf kleinste Veränderungen,\nüberzeugt ebenfalls nicht, da unterschiedliche potente Steroide in ganz\nanderen Mengen eingesetzt werden (250 mg/ml vs. 40 mg/ml; siehe\n\nSeite 32\nO2015_012\n\nRiffkin S. 894, rechte Spalte, Tabellen V und VI sowie letzter Abs.). Ein\nsinnvoller Vergleich ist somit nicht möglich.\n\nIm Gegenteil, der Hauptanspruch des Streitpatents lässt es völlig offen,\nwelche konkreten Alkohole bzw. Esterlösungsmittel einzusetzen sind und\nwelche Mengen dabei vorzusehen sind. Auch der Beschreibung des\nStreitpatents ist nicht zu entnehmen, dass die Wahl der konkreten Alkohole bzw. Esterlösungsmittel oder deren mengenmässige Anteile besonders\nkritisch wären, um die geltend gemachten Vorteile und Effekte zu erreichen. So kann das nichtwässrige Esterlösungsmittel gemäss der allgemeinen Beschreibung des Streitpatents in Mengen von beispielsweise 1\nGew.-% (Abs. 0022) bis zu 60 Gew.-% vorliegen (Abs. 0032) und aus\nganz unterschiedlichen Substanzen wie Benzylbenzoat, Ethyloleat, Isopropylmyristat oder Isopropylpalmitat ausgewählt werden (Abs. 0029),\nEbenfalls können ein oder mehrere Alkohole mit einem Gehalt von 3 – 35\nGew.-% vorliegen (Abs. 0027), wobei insbesondere Ethanol, Benzylalkohol oder Mischungen davon geeignet sind (Abs. 0028). Selbst die Erfinder\ndes Streitpatents bzw. die Patentinhaberin sind also offensichtlich davon\nausgegangen, dass die konkrete Zusammensetzung der Fulvestrantformulierung im offenbarten Rahmen in weiten Bereichen variieren kann.\n\nEs gibt also objektiv betrachtet keine stichhaltigen Hinweise darauf, dass\ndie in der D15 beschriebenen Effekte nicht auch mit einer beliebigen anderen Rizinusöl-basierten Formulierung enthaltend 50 mg/ml gelöstes\nFulvestrant erzielt werden könnten.\n\nSomit ist davon auszugehen, dass die Lehre der D15 grundsätzlich nacharbeitbar war und ist. Entsprechend ist der gesamte Offenbarungsgehalt\nder D15 als Stand der Technik zu berücksichtigen.\n\nAn der Hauptverhandlung hat die Beklagte ergänzend vorgetragen, dass\nin Dukes ölige Suspensionen von Fulvestrant in Erdnussöl (\"arachis oil\nsuspension\") verabreicht wurden, weshalb es nicht eindeutig sei, dass die\nD15 tatsächlich eine Lösung von Fulvestrant eingesetzt worden sei. Dass\nin Dukes eine ölige Suspension eingesetzt wurde ist zwar korrekt (siehe\nS. 243, Figurenbeschreibung). Entscheidend ist aber, wie der Fachmann\ndie Offenbarung der D15 interpretieren würde und hierzu hat die Beklagte\nin der Klageantwort klar zum Ausdruck gebracht, dass es unwahrscheinlich ist, dass in der D15 eine Dispersion (= allgemeinere Bezeichnung für\neine Suspension) vorgelegen habe, da die Formulierung an der Injektionsstelle gut toleriert wurde. Auch die Beklagte ist also bisher davon ausgegangen, dass Fulvestrant in der D15 in gelöster Form vorliegt. Basie-\n\nSeite 33\nO2015_012\n\nrend darauf hat sie denn auch die ausführliche Argumentation betreffend\nLöslichkeitsproblematik von Fulvestrant aufgebaut. Die nun erfolgte Relativierung an der Hauptverhandlung überzeugt daher nicht. Es ist somit\ndavon auszugehen, dass in der Formulierung der D15 Fulvestrant in gelöster Form vorliegt.\n\n4.6.4.2 Unterscheidungsmerkmale\n\n"}