{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2017-03-09", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2015-004_2017-03-09.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2015_004_Urteil_2017-03-09.pdf", "Checksum": "28f8621132f3295a1de6fbdd71fde7f6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2015_004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 09.03.2017 O2015_004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 09.03.2017 O2015_004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 09.03.2017 O2015_004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pemetrexed: Feststellungsklage auf Nichtverletzung gutgeheissen, Bindung an Einschränkung im Erteilungsverfahren | Äquivalenz, Berücksichtigung der Erteilungsakten, Fachmann, Fachrichtervotum, Feststellungsinteresse, Feststellungsklage, Örtliche Zuständigkeit international"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:37", "Checksum": "bb423cfee9dbad4c20587f9cb5b1ff24", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Bundespatentgericht 09.03.2017 O2015_004\nRegeste:\nPemetrexed: Feststellungsklage auf Nichtverletzung gutgeheissen, Bindung an Einschränkung im Erteilungsverfahren | Äquivalenz, Berücksichtigung der Erteilungsakten, Fachmann, Fachrichtervotum, Feststellungsinteresse, Feststellungsklage, Örtliche Zuständigkeit international\n\nErgänzend ist auf das Argument der Beklagten einzugehen, wonach eine\nEinschränkung aus dem Erteilungsverfahren allenfalls dann verbindlich\nsein könne, wenn sie zur Abgrenzung vom Stand der Technik vorgenommen worden sei, aber nicht, wenn es, wie hier um die Vermeidung unzulässiger Erweiterung nach Art. 123 (2) EPÜ gegangen sei. Tatsächlich\nging es aber hier, wie die Klägerin richtig feststellt, um die Entgegnung\nauf den Neuheitseinwand des Prüfers, und damit um Abgrenzung zum\nStand der Technik. Wie dargelegt, reagierte die Anmelderin auf den Einwand der fehlenden Neuheit mit der Ersetzung von Antifolat durch\nPemetrexed. Darauf erklärte der Prüfer, dies sei so (als unzulässige Erweiterung) nicht zulässig. Und damit stand die Anmelderin wieder vor\ndemselben Problem, wie nach dem ersten Bescheid des Prüfers: Sie\nmusste, um sich vom Stand der Technik abzugrenzen, Antifolat einschränken, und das tat sie, indem sie auf Pemetrexeddinatrium ging. Das\ndiente zur Abgrenzung vom Stand der Technik. Damit erweist sich diese\nEinschränkung als eine, die auch nach Auffassung der Beklagten zu beachten ist.\n\nDass die Anmelderin den Weg über die Einschränkung der Bezeichnung\n\"Antifolat\" wählte und zwar von \"antifolate\" auf gewährbares – aber stark\neingeschränktes – \"Pemetrexeddinatrium\", ist einerseits eine direkte Folge der eigenen freien Entscheidung der Patentinhaberin. Anderseits ist\ndas Ausmass der Einschränkung auf eine Einzelsubstanz weitgehend auf\ndas Fehlen einer adäquat gewählten Zwischenverallgemeinerung zurückzuführen. Dass für wichtige Merkmale Formulierungen vorgesehen werden, welche zwischen einer generischen Formulierung und einer konkreten Einzelsubstanz liegen (von Patentanwälten vielfach anschaulich als\nZwiebelschalen-Konzept bezeichnet), ist übliche Praxis beim Verfassen\nvon Patentanmeldungen, mit dem Ziel, im Falle einer Beanstandung sich\nallenfalls darauf zurückziehen zu können, um weiterhin einen möglichst\n\nSeite 21\nO2015_004\n\nbreiten Schutz zu gewährleisten und damit wichtige Ausführungsformen\nder Erfindungen abdecken zu können.\n\nDies wurde hier unterlassen. Die daraus resultierenden Folgen gehen zu\nLasten der Anmelderin, nicht der Allgemeinheit.\n\nDa sich die Einschränkung auf Pemetrexeddinatrium als eine bindende\nEinschränkung erweist, ist es dem Patentinhaber versagt, unter dem Titel\nÄquivalenz eine Veränderung genau dieses Merkmals als verletzend geltend zu machen. Damit setzt er sich in Widerspruch zu seinem Verhalten\nim Anmeldeverfahren. Sich im Erteilungsverfahren einzuschränken, um\ndas Patent reibungslos zu erhalten, und um dann nach erfolgter Erteilung\neinen Schutz geltend zu machen, wie wenn die Einschränkung nicht erfolgt wäre, ist eine Zuwiderhandlung gegen das eigene frühere Verhalten\n(venire contra factum proprium) und stellt einen Verstoss gegen den\nGrundsatz von Treu und Glauben dar, der nicht zu schützen ist (Art. 2\nZGB).\n\nEntsprechend ist festzustellen, dass ein Medikament (im Sinne von\nRechtsbegehren 1), das als Antifolatwirkstoff Pemetrexeddikalium oder\nPemetrexedditromethamin oder Pemetrexeddisäure, jedoch kein\nPemetrexeddinatrium enthält, das Streitpatent nicht verletzt.\n\nAllerdings umfasst die Definition von Pemetrexeddinatrium nicht nur den\nFeststoff, sondern auch die Lösung. Und deshalb muss die Präzisierung\ngemäss Eventualbegehren, wonach das betreffende Medikament keine\nHilfsstoffe aufweist, die Natriumionen enthalten, und das Medikament zur\nVerabreichung in einer Lösung bestimmt ist, die keine Natriumionen enthält, in die Feststellung mitaufgenommen werden.\n\n4.6 Selbst wenn die Einschränkung auf Pemetrexeddinatrium als nicht\nbindend betrachtet würde, wäre eine Verletzung durch Äquivalenz aus\nden nachfolgenden Gründen zu verneinen:\n\n4.6.1 Gleichwirkung\n\nBei der ersten \"Drospirenon\"-Frage geht es um die Beantwortung der\nFrage, ob die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion erfüllen.\n\nFür die Beurteilung der Gleichwirkung sind die Eigenschaften der Alternativformulierungen, bzw. im Verletzungsfall, der Verletzungsform zu betrachten (vorliegend also Pemetrexeddikalium oder Pemetrexedditrome-\n\nSeite 22\nO2015_004\n\nthamin oder Pemetrexeddisäure). Die Tatsache, dass für eine Zulassung\ndie gleiche Wirkung des Generikums, für welches die Zulassung begehrt\nwird, wie für das bereits zugelassene Original belegt werden muss, ist ein\nsehr starkes Argument dafür, dass eine Gleichwirkung auch im patentrechtlichen Sinn vorliegt.\n\nEs ist dabei zu beachten, dass naturgemäss jede Substanz irgendeine\nleicht andere Eigenschaft aufweist als eine andere Substanz. Es geht in\nder Gleichwirkung aber nicht darum, dass alle Eigenschaften gleich sein\nmüssen, denn sonst wäre bei der Beurteilung der Äquivalenz von zwei\nchemischen Substanzen die Gleichwirkung prinzipiell nie gegeben. Es ist\nprimär auf die erfindungswesentlichen, im Patent beschriebenen, Wirkungen der Substanzen abzustellen. Dies ist im vorliegenden Fall die Wirkung in der Therapie zur Hemmung des Tumorwachstums bei Säugern.\n\nAm 23. März 2016 wurde Pemetrexeddisäure Amtiris®, d.h. Pemetrexed\nin Form der Pemetrexeddisäure (bzw. das Tromethaminsalz davon) als\nGenerikum von Swissmedic in der Schweiz zugelassen.\n\n"}