{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2017-03-09", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2015-004_2017-03-09.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2015_004_Urteil_2017-03-09.pdf", "Checksum": "28f8621132f3295a1de6fbdd71fde7f6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2015_004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 09.03.2017 O2015_004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 09.03.2017 O2015_004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 09.03.2017 O2015_004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pemetrexed: Feststellungsklage auf Nichtverletzung gutgeheissen, Bindung an Einschränkung im Erteilungsverfahren | Äquivalenz, Berücksichtigung der Erteilungsakten, Fachmann, Fachrichtervotum, Feststellungsinteresse, Feststellungsklage, Örtliche Zuständigkeit international"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:17:37", "Checksum": "bb423cfee9dbad4c20587f9cb5b1ff24", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Bundespatentgericht 09.03.2017 O2015_004\nRegeste:\nPemetrexed: Feststellungsklage auf Nichtverletzung gutgeheissen, Bindung an Einschränkung im Erteilungsverfahren | Äquivalenz, Berücksichtigung der Erteilungsakten, Fachmann, Fachrichtervotum, Feststellungsinteresse, Feststellungsklage, Örtliche Zuständigkeit international\n\n Seite 16\nO2015_004\n\n\"pemetrexed disodium\" (CAS Registry number 150399-23-8) expressed\non original document description page 2, line 6 and page 6, line 16. Said\namendment beyond the content of the original document is therefore not\nallowable (Art. 123 (2) EPC)\".\n\nDie Anmelderin widersetzte sich auch diesen Einwänden nicht und reichte\nals Reaktion darauf wiederum neue Ansprüche ein, in welchen sie nun\n\"pemetrexed\" auf \"pemetrexed disodium\" sowie \"a derivative\" durch die\nkonkret offenbarten Substanzen einschränkte.\n\nDie Klägerin stützt sich nun insbesondere auf die Tatsache, dass die Patentinhaberin selber im Streitpatent Absatz [0022] die für die Bezeichnung\nAntifolat der vorliegenden Erfindung geltende (\"for use in this invention\")\nDefinition vorgebe, nämlich \"Pemetrexeddinatrium (Alimta®)\". Im Gegenzug führe sie im entsprechenden Basispatent (EP 0 432 677 B1) eine\nlange Liste von möglichen Salzen auf. Die Klägerin stellt sich deshalb auf\nden Standpunkt, dass sich die Patentinhaberin bewusst auf Pemetrexeddinatrium eingeschränkt habe, und dass es nicht bloss ein \"unbeabsichtigtes Versehen\" sei.\n\nDie Klägerin argumentiert weiter, dass der Anspruch auf ein spezifisches\nAntifolat, nämlich Pemetrexeddinatrium, beschränkt sei. Das Wissen über\ndie Existenz anderer Pemetrexedsalze und der Pemetrexeddisäure hätte\nden Fachmann dazu bewogen, diese ungewöhnliche Einschränkung als\nabsichtlich erfolgt aufzufassen und entsprechend zu bewerten.\n\nAus dem Einleitungsteil, wo die gesamte Klasse der Antifolate in Betracht\ngezogen worden sei, sei klar, dass der Ausschluss anderer Antifolate\nnicht bloss ein unbeabsichtigtes Versehen gewesen sei, sondern eine\nbewusste Beschränkung auf einen bestimmten Stoff. Da dies eine eigene\nund freie Entscheidung des Patentinhabers sei, gebiete es die Rechtssicherheit, dass der Patentinhaber den Schutzumfang nicht nachträglich\nauf einen unspezifischen Äquivalenzbereich mit unklaren Grenzen ausweiten dürfe.\n\nDemgegenüber bringen die Beklagten vor, dass es unbestritten sei, dass\ndie chemotherapeutische Wirkung allein durch das Antifolat Pemetrexed\nausgelöst werde.\n\nDas Streitpatent offenbare (wie vom europäischen Prüfer konstatiert) nur\nPemetrexeddinatrium. Es würden namentlich andere Antifolate offenbart,\naber keine anderen Formen von Pemetrexed. Deshalb könne der An-\n\nSeite 17\nO2015_004\n\nspruch auch nicht als \"Auswahlentscheidung\" im Sinne der Entscheidung\n\"Okklusionsvorrichtung\"11 verstanden werden. Ebenso wenig könne daraus geschlossen werden, dass alternative Pemetrexedformen nicht möglich seien. Tatsache sei, dass alternative Pemetrexedformen nicht unterschiedliche Antifolate darstellen würden, sondern unterschiedliche Varianten ein und desselben Antifolats. Deswegen sei auch das Streitpatent auf\ndie Reduktion der Toxizität ein und desselben Antifolats, nämlich\nPemetrexed, gerichtet. Der Fachmann verstehe, dass gemäss der geschützten Lehre nur der Wirkstoff Pemetrexed das technisch relevante\nElement sei und das Gegenion lediglich eine Variante von vielen möglichen darstelle.\n\nFür die Beurteilung der Bedeutung dieser von der Patentanmelderin im\nLaufe des Erteilungsverfahrens vorgenommenen Einschränkungen ist\ndavon auszugehen, dass die Schweiz, wie andere europäische Länder\nauch, keine Prosecution History Estoppel, wie sie in USA angewandt\nwird, kennt. Das heisst aber keineswegs, dass die Erteilungsgeschichte in\nder Schweiz völlig ausser Acht gelassen werden kann.\n\nDas Handelsgericht Zürich hat sich in seiner Entscheidung HG060066\nvom 15. April 2008 mit dieser Frage befasst. Es führte aus, bevor zu prüfen sei, ob ein bestimmter Wassergehalt [von unter 44 Gewichts-%] ein\nÄquivalent des anspruchsgemässen Wassergehalts [von 44-60 Gewichts-\n%] darstelle, sei zu prüfen, ob die Klägerin angesichts der Vorgänge im\nErteilungsverfahren nicht an die von ihr dort genannte Untergrenze des\nWassergehaltes [von 44 Gewichts-%] gebunden sei. [Der Anspruch hatte\nursprünglich den Wassergehalt nicht spezifiziert. Auf einen Bescheid des\nPrüfers hin hatte die Anmelderin dann einen Wasseranteil von 35-60 Ge-\nwichts-% eingefügt und auf einen weiteren Bescheid des Prüfers hin 44-\n60 Gewichts-%]. Das Handelsgericht hielt fest: \"Auch wenn ein Anspruch\nim Laufe des Erteilungsverfahrens eingeschränkt wurde, so beschränkt\nsich der Schutzbereich nicht auf den strikten Wortlaut der Ansprüche,\nsondern massgeblich ist, was die Auslegung nach Art. 69 EPÜ und dem\ndazugehörigen Auslegungsprotokoll ergibt. Diese Auslegung geht bekanntlich von den Ansprüchen aus, unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen. Die Erteilungsunterlagen sind als Auslegungsmittel nicht angeführt. Aber auch bei der Auslegung von Ansprüchen ist die\nGrenze von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) zu berücksichtigen,\nwas dazu führt, dass Erklärungen aus dem Erteilungsverfahren dann zu\n\n11Bundesgerichtshof, Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, \"Okklusionsvorrichtung\".\n\nSeite 18\nO2015_004\n\n"}