{"Signatur": "CH_PATG_001", "Spider": "CH_BPatG", "Datum": "2014-02-27", "PDF": {"Datei": "CH_BPatG/CH_PATG_001_O2013-009_2014-02-27.pdf", "URL": "https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/O2013_009_Beschluss_140227.pdf", "Checksum": "21a97ec5d2afffcd85ab5754d3f09544"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["O2013_009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundespatentgericht 27.02.2014 O2013_009"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Bundespatentgericht 27.02.2014 O2013_009"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Bundespatentgericht 27.02.2014 O2013_009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Bundespatentgericht "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Bundespatentgericht "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Drospirenon: Patentverletzung, Nichteintreten, Nichtzulassung der Klageänderung | Äquivalenz, Berücksichtigung der Erteilungsakten, Fachrichtervotum, Freier Stand der Technik (Einrede), Patentansprüche Schutzbereich (Art. 69 EPÜ), Patentnichtigkeit Einrede, Vergleich, Zollrechtliche Massnahme"}], "ScrapyJob": "446973/64/2135", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:18:15", "Checksum": "1702f18d61ccb73298fcb02b544f8d7e", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Bundespatentgericht 27.02.2014 O2013_009\nRegeste:\nDrospirenon: Patentverletzung, Nichteintreten, Nichtzulassung der Klageänderung | Äquivalenz, Berücksichtigung der Erteilungsakten, Fachrichtervotum, Freier Stand der Technik (Einrede), Patentansprüche Schutzbereich (Art. 69 EPÜ), Patentnichtigkeit Einrede, Vergleich, Zollrechtliche Massnahme\n\n13.\nDas Unterlassungsbegehren gemäss Klageschrift führte als Verfahrensschritt ausschliesslich die Wasserabspaltung und deren Bedingungen an\n(\"wobei der in den betreffenden Kontrazeptiva enthaltene Wirkstoff\nDrospirenon (6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-\n21,17-carbolactone) durch Wasserabspaltung aus 6β, 7β; 15β, 16β-\ndimethylen-5β-hydroxy-3-oxo-17α-androstan-21,17-carbolactone durch\nZugabe von p-Toluolsulfonsäure oder Pyridin mit Wasser hergestellt wurde\"). Damit stützte sich dieses Rechtsbegehren nur und ausschliesslich\nauf die EP '840.\n\n14.\nMit der Replik wurde als Eventualbegehren ein Rechtsbegehren formuliert, in welchem nun der Schritt der Oxidation ausdrücklich genannt wird\n(\"wobei der in den betreffenden Kontrazeptiva enthaltene Wirkstoff\nDrospirenon (6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-\n21,17-carbolactone) durch katalytische Hydrierung von 17α-(3-hydroxy-1-\npropynyl)-6β, 7β;15β, 16β-dimethylene-5β-androstane-3β,5,17β-triol in\nein 17α-(3-hydroxy-1-propyl)-6β, 7β;15β, 16β-dimethylene-5β-\nandrostane-3β, 5,17β-triol und durch anschliessende Oxidation in ein 6β,\n7β;15β, 16β-dimethylene-5β-hydroxy-3-oxo-17α-androstane-21,17-\ncarbolactone in Gegenwart des Katalysators TEMPO (2,2,6,6-\nTetramethylpiperidine-1-yl)-oxyl) hergestellt wurde\"). Damit stützt sich\ndieses Rechtsbegehren eindeutig auf das zweite Patent EP '791, und nur\ndarauf.\n\n15.\nDie Klägerin macht dazu geltend:\n\n\"Zudem besteht zwischen den ursprünglichen Klagebegehren und dem neuen\nEventualbegehren ein enger sachlicher Zusammenhang. Gegenstand der ursprünglichen Klagebegehren bilden die patentverletzende Herstellung von\nDrospirenon und die Einfuhr und das lnverkehrbringen von Kontrazeptiva mit\n\nSeite 6\nO2013_009\n\ndiesem Wirkstoff durch die Beklagte. Das neue Eventualbegehren bezieht sich\nauf den gleichen Lebensvorgang. Betroffen sind die identischen Erzeugnisse.\"\n\nDas trifft indes so nicht zu. Das Rechtsbegehren gemäss Klageschrift beschlägt keineswegs \"die patentverletzende Herstellung von Drospirenon\nund die Einfuhr und das lnverkehrbringen von Kontrazeptiva mit diesem\nWirkstoff durch die Beklagte\" tel quel, sondern genau und nur die Herstellung von Drospirenon unter Verwendung des letzten Verfahrensschrittes\n\"Wasserabspaltung mit p-Toluolsulfonsäure\" und die Einfuhr und das\nlnverkehrbringen von Kontrazeptiva mit dem so hergestellten Wirkstoff\ndurch die Beklagte.\n\nDas Eventualbegehren gemäss Replik hingegen beschlägt genau und nur\ndie Herstellung von Drospirenon unter Verwendung von Rutheniumsalz\nbeim mittleren Schritt der Oxidation und die Einfuhr und das lnverkehrbringen von Kontrazeptiva mit dem so hergestellten Wirkstoff\ndurch die Beklagte.\n\nDas heisst, der von den beiden Rechtsbegehren umschriebene Lebensvorgang ist nur teilweise derselbe, nämlich \"Herstellung von Drospirenon\nund die Einfuhr und das lnverkehrbringen von Kontrazeptiva mit diesem\nWirkstoff durch die Beklagte\". Damit wird aber - nachdem der Wirkstoff\nDrospirenon patentfrei ist - noch keine (behaupteterweise) patentverletzende Handlung umschrieben. Dies geschieht erst mit der Angabe des\nVerfahrensschrittes, und dieser Lebensvorgang ist eben bei den beiden\nRechtsbegehren, wie behandelt, verschieden. Ein Sachzusammenhang\nzwischen den beiden Rechtsbegehren ist – soweit es die patentverletzende Handlung betrifft - nicht ersichtlich. Die beiden inkriminierten Verfahrenschritte sind verschieden und auch nicht voneinander abhängig.\nDrospirenon kann, wie behandelt, hergestellt werden unter Verwendung\nbeider patentierter Verfahrensschritte, des einen oder des anderen patentierten Verfahrensschrittes oder gänzlich ohne die beiden patentierten\nVerfahrensschritte. Die von der Klägerin hervorgehobene Tatsache, dass\ndie beiden Patente der gleichen Patentfamilie angehören, ist dabei unerheblich.\n\nDer von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO geforderte sachliche Zusammenhang\ndes neu geltend gemachten Anspruches (Rechtsbegehren Ziff. 1.b der\nReplik) mit dem bisherigen Anspruch (Rechtsbegehren 1 der Klage) ist\ndemnach nicht gegeben. Damit ist die Klageänderung nicht zuzulassen,\n\nSeite 7\nO2013_009\n\nund auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b der Replik vom 4. Oktober 2013 ist nicht\neinzutreten.\n\nDies scheint auch insbesondere deshalb sachgerecht, weil die Beklagte\nangesichts des Rechtsbegehrens gemäss Klageschrift, welches ersichtlich ausschliesslich auf der EP '840 beruhte, keinen Anlass hatte, mit der\nKlageantwort eine Nichtigkeitswiderklage gegen die EP '791 zu erheben,\nund der nun, würde die mit der Replik erhobene Klageänderung zugelassen, verwehrt wäre, in der Duplik eine entsprechende Nichtigkeitswiderklage zu erheben (Art. 224 Abs. 1 ZPO). Muss die Klägerin hingegen, weil\ndie Klageänderung nicht zugelassen wird, dieses Rechtsbegehren in einem neuen Prozess vorbringen, steht dort der Beklagten die entsprechende Nichtigkeitswiderklage zu, womit die ihr zustehenden Verteidigungsrechte gewahrt sind.\n\n16.\nÜber die Prozesskosten wird mit dem Endentscheid zu befinden sein (Art.\n104 Abs. 1 ZPO).\n\nDas Bundespatentgericht beschliesst:\n\n1. Auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b der Replik vom 4. Oktober 2013 wird nicht\neingetreten.\n\n2. Über die Prozesskosten wird mit dem Endentscheid befunden.\n\n"}