Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court O2012_022 Ve r f ü g u n g v o m 3 1 . J u l i 2 0 1 2 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle Verfahrensbeteiligte X. AG, Klägerin gegen Y. AG., Beklagte Gegenstand Feststellung Patentnichtigkeit O2012_022 Der Präsident zieht in Erwägung, 1. Mit Verfügung vom 3. Mai 2012 wurde eine Noveneingabe der Beklagten (act. 3) mit zwei eingereichten Gerichtsgutachten aus parallelen Verfah- ren im Ausland im Sinne der Erwägungen zugelassen. In diesen war aus- geführt worden: "10.5 In der Noveneingabe (act. 3) gibt die Beklagte lediglich die wenige Zeilen umfassenden Schlussfolgerungen der beiden Gerichtsgutachten aus anderen Verfahren wieder. Unbestrittenermassen gibt die Beklagte diese Schlussfolgerungen zutreffend wieder. Damit stützt sich ihre Be- hauptung auf die beiden Gutachten und ist entsprechend als Novum zu- lässig. Nachgewiesen wird damit aber nur, dass in den fraglichen Gutach- ten diese Schlussfolgerungen gezogen wurden, nicht aber, dass diese zu- treffend sind. Dies wird denn auch von der Klägerin bestritten. Die restlichen Ausführungen in den Gerichtsgutachten, die von der Be- klagten in der Noveneingabe nicht behauptet worden sind, sind als Noven nicht zuzulassen. Mithin müssen die Gerichtsgutachten unberücksichtigt bleiben, soweit die Beklagte in der Noveneingabe nicht unter Hinweis auf die konkreten Textstellen entsprechende Behauptungen vorgebracht hat. Wie erwähnt, geht es nicht an, einen Sachverhaltskomplex (d.h. vorlie- gend die Schlussfolgerung von Gerichtsgutachten) zu schildern und sich zum Beweis am Schluss dieser Behauptungen pauschal auf einen Stoss Akten zu berufen (Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen- berger, ZPO Kommentar Art. 221 RZ 51). Die Noveneingabe act. 3 mit den beiden Gerichtsgutachten ist somit nur insoweit als Novum zulassen, als in act. 3 konkrete Behauptungen mit Bezug auf die beiden Gerichts- gutachten aufgestellt worden sind. Die Gerichtsgutachten werden ent- sprechend als Beweismittel dafür zugelassen, dass sie die in act. 3 be- haupteten Schlussfolgerungen enthalten. Im Übrigen sind die beiden Ge- richtsgutachten unbeachtlich" (act. 11). 2. Mit Eingabe vom 10. Mai 2012 stellte die Klägerin daraufhin folgende prozessuale Anträge: Seite 2 O2012_022 "1. Die Gutachten von Prof. Dr. A. (act. 3_1) und Dr. B. (act. 3_2) seien in einen undurchsichtigen Umschlag zu geben, und dieser sei bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zu versiegeln; 2. Eventuell sei eine andere geeignete Massnahme anzuordnen, um si- cherzustellen, dass die in Ziff. 1 hiervor genannten Aktenstücke weder von einem zum Spruchkörper gehörenden Mitglied des Gerichts noch von einem eventuell zu bestellenden externen Gutachter gelesen werden können." Zur Begründung legte die Klägerin dar, gemäss der Verfügung vom 3. Mai 2012 seien die von der Beklagten eingereichten Gutachten lediglich im Umfang der von ihr wörtlich wiedergegebenen, wenige Zeilen umfassen- den Schlussfolgerungen der Gutachter zum Inhalt eigener Behauptungen gemacht worden. Im Übrigen seien die beiden Gutachten unbeachtlich, dürften vom Gericht also nicht berücksichtigt werden. Nun liege es aber in der menschlichen Natur, dass insbesondere ein Fachrichter oder vom Gericht berufener Experte geneigt sein könnte, als Allererstes genau die- se, in ausländischen Gerichtsverfahren entstandenen Gutachten zu le- sen, sei es aus Neugierde oder aus der Befürchtung, er oder sie könnte sich andernfalls in unangenehmen Widerspruch zu seinen Fachkollegen setzen. Es bestehe deshalb die erhebliche Gefahr, dass der unbeachtli- che Inhalt der genannten Dokumente von Mitgliedern des Spruchkörpers oder von einem allenfalls zu bestellenden externen Gutachter entgegen der Verfügung vom 3. Mai 2012 zur Kenntnis genommen würde, wenn die Dokumente ungeschützt bei den Akten verblieben. Deshalb beantrage die Klägerin, die Gutachten in einem blickdichten Umschlag zu versiegeln oder sie für die Dauer des Verfahrens aus den Akten zu nehmen (act. 13). 3. Innert erstreckter Frist beantragt die Beklagte mit Eingabe vom 30. Mai 2012 die Abweisung der klägerischen prozessualen Anträge und stellte ihrerseits folgenden Antrag: "Die Verfügung des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 2012 sei bezüglich der Eignung der Gutachten von Prof. Dr. A. (act. 3_1) und Dr. B. (act. 3_2) als (i) Beweismittel für die in der Klageantwort vom 7. November 2008, der Duplik vom 14, September 2009 und der Stellungnahme zur Duplik vom 6. November 2009 aufgestellten Behauptungen sowie als (ii) Gegenbeweismittel für die in der Klageschrift vom 18. Juli 2008, in der Seite 3 O2012_022 Replik vom 29. April 2009 sowie in der Stellungnahme zur Duplik vom 6. November 2009 aufgestellten Behauptungen zu erläutern". Zur Begründung führte die Beklagte aus, das Bundespatentgericht habe die beiden Gutachten als Beweismittel für die in der Noveneingabe vom 18. Januar 2012 aufgestellten Behauptungen zugelassen. Für diese Dar- legungen in der Noveneingabe erbrächten die beiden Gutachten gemäss der Verfügung des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 2012 Beweis. Es sei deshalb selbstverständlich, dass das Gericht Zugang zu diesen beiden Beweismitteln haben und die entsprechenden Stellen nachschlagen kön- nen müsse. Der Antrag der Klägerin auf Versiegelung sei unverständlich und steht in klarem Widerspruch zur Verfügung des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 2012, welche die beiden Gutachten als Beweismittel eben ge- rade zugelassen habe. Sodann macht die Beklagte geltend, die Verfügung vom 3. Mai 2012 be- handle nur die Eignung der beiden Gutachten als Beweismittel für die in der Noveneingabe vom 18. Januar 2012 aufgestellten Behauptungen. Die Verfügung äussere sich jedoch nicht zur Frage, inwiefern die Gutachten als Beweismittel für die in der Klageantwort vom 7. November 2008 und der Duplik vom 14. September 2009 aufgestellten Behauptungen sowie als Gegenbeweismittel für die in der Klageschrift, der Replik und der Stel- lungnahme zur Duplik aufgestellten Behauptungen Beweis erbringen könnten. Die Verfügung sei deshalb diesbezüglich zu erläutern. Nach der Zürcher ZPO hätte nun ein Beweisauflagebeschluss zu ergehen. Die Be- klagte werde, soweit sie die Beweislast treffe oder ihr der Gegenbeweis offen stehe, die beiden Gutachten als Urkundenbeweise u.a. für Behaup- tungen betreffend Neuheit, erfinderische Tätigkeit und unzulässige Erwei- terung anführen. Auch wenn im Verfahren vor dem Bundespatentgericht die schweizerische ZPO zur Anwendung komme, dürfe dies nicht zu einer Verkürzung der Rechte der Parteien führen (Art. 10 Abs. 3 Verfahrens- richtlinie). Wenn die Parteirechte der Beklagten nicht offensichtlich ver- letzt werden sollten, müssten die beiden Gutachten als Urkunden zum Beweis zugelassen werden. Eine Versiegelung zum heutigen Zeitpunkt wäre deshalb nur zeitlich vorübergehend und damit sinnlos. Die gegentei- ligen Schlüsse der Klägerin in ihrer Eingabe vom 10. Mai 2012 beruhten auf einem falschen Verständnis des letzten Satzes von Erwägung 10.5 der Verfügung vom 3. Mai 2012, wonach die beiden Gerichtsgutachten „im Übrigen unbeachtlich“ seien. Dieser Satz beziehe sich, wie aus dem Gesamtkontext der Verfügung vom 3. Mai 2012 folge, nur auf Behaup- tungen, die in der Noveneingabe gemacht wurden (bzw. auf Sachver- Seite 4 O2012_022 haltselemente in den beiden Gutachten, die von keiner Partei je behaup- tet wurden, und die somit aufgrund der Verhandlungsmaxime nicht be- rücksichtigt werden dürfen). Er erstrecke sich hingegen nicht auf (i) in der Klageantwort und der Duplik sowie in der (ii) Klageschrift, der Replik und der Stellungnahme zur Duplik aufgestellte Behauptungen. Da die beiden Parteien die Verfügung vom 3. Mai 2012 diesbezüglich offenbar unter- schiedlich verstünden, ersuche die Beklagte, diese Verfügung zu erläu- tern. Hierbei sei klarzustellen, dass die beiden Gutachten als Urkunden für die in der (i) Klageantwort und Duplik sowie (ii) in der Klageschrift, der Replik und der Stellungnahme zur Duplik aufgestellten Behauptungen ohne Einschränkung als Beweis- bzw. Gegenbeweismittel zugelassen würden (act. 17). 4. Daraufhin teilte die Klägerin mit Eingabe vom 10. Juni 2012 mit, sie halte vollumfänglich an ihren Anträgen vom 10. Mai 2012 (act. 12) fest. Wie das Gericht in seiner Verfügung vom 3. Mai 2012 (act. 11 E. 10.5) zutref- fend erläutert habe, seien die beiden von der Beklagten eingereichten Gutachten aus ausländischen Verfahren nur dafür beweistauglich, dass sie bestimmte Aussagen enthielten. Dagegen bildeten die fraglichen Do- kumente keine Beweismittel dafür, dass die in diesem Prozess aufgestell- ten technischen Behauptungen der Parteien zuträfen oder nicht. Die von der Beklagten in ihrer Eingabe vom 30. Mai 2012 geäusserten Ansichten zum anwendbaren Prozessrecht und zum Beweisverfahren gingen an der Sache vorbei. Wie das Gericht in seiner Verfügung ebenfalls bereits fest- gestellt habe, sei nicht bestritten worden, dass die von der Beklagten zi- tierten, wenige Zeilen umfassenden Schlussfolgerungen in den beiden Gutachten korrekt wiedergegeben worden seien, sondern nur, dass diese Schlussfolgerungen inhaltlich zuträfen. Über die Frage, ob die in der No- veneingabe der Beklagten (act. 3) zitierten Schlussfolgerungen in den beiden Gutachten enthalten seien, sei somit kein Beweis zu führen. Es speche auch aus diesem Grund nichts dagegen, die Gutachten bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zu versiegeln (act. 18). 5. Die Verfügung vom 3. Mai 2012 hatte sich ausschliesslich mit der Noven- eingabe befasst und in diesem Zusammenhang festgestellt, die Beklagte gebe in dieser Noveneingabe lediglich die wenige Zeilen umfassenden Schlussfolgerungen der beiden Gerichtsgutachten aus anderen Verfahren Seite 5 O2012_022 wieder. Unbestrittenermassen gebe die Beklagte diese Schlussfolgerun- gen zutreffend wieder. Damit stütze sich ihre Behauptung auf die beiden Gutachten und sei entsprechend als Novum zulässig. Die restlichen Aus- führungen in den Gerichtsgutachten, die von der Beklagten in der Noven- eingabe nicht behauptet worden seien, seien als Noven nicht zuzulassen. Mithin müssten die Gerichtsgutachten unberücksichtigt bleiben, soweit die Beklagte in der Noveneingabe nicht unter Hinweis auf die konkreten Textstellen entsprechende Behauptungen vorgebracht habe. Die Noven- eingabe act. 3 mit den beiden Gerichtsgutachten sei somit nur insoweit als Novum zulassen, als in act. 3 konkrete Behauptungen mit Bezug auf die beiden Gerichtsgutachten aufgestellt worden seien (act. 11, Ziff. 10.5). Mit anderen Worten, als Novum wird nur zugelassen, was die Beklagte in ihrer Noveneingabe aus den Gutachten angeführt hat; der weitere Inhalt der Gutachten wird nicht als Novum zugelassen und ist deshalb insofern unbeachtlich. Ebenfalls ausgeführt wurde in der Verfügung, dass die Gutachten ent- sprechend als Beweismittel dafür zugelassen würden, dass sie die in der Noveneingabe behaupteten Schlussfolgerungen enthielten. Das ist alles nicht erläuterungsbedürftig. Nicht befasst hat sich die Verfügung, wie die Beklagte richtig festhält, mit der Frage, ob die Gutachten als Urkundenbeweismittel zu Behauptungen aus den Rechtsschriften zulässig seien. Damit hatte sich die Verfügung auch nicht zu befassen, ging es doch nur um die Noveneingabe. Sollte das Gericht nach der nun vorzunehmenden Einholung eines Fach- richtervotums zum Schluss kommen, es seien noch rechtserhebliche Tat- sachen strittig – also Sachverhaltsfragen, nicht etwa Rechtsfragen wie Neuheit, erfinderische Tätigkeit und unzulässige Erweiterung – würde ein diesbezügliches Beweisverfahren durchgeführt (Art. 150 Abs. 1 ZPO) und die Parteien erhielten Gelegenheit, ihre Beweismittel – die sie nach dem bisher anwendbaren zürcherischen Prozessrecht noch nicht nennen mussten – zu bezeichnen, und wenn sich die Beklagte dann auf diese beiden Gutachten berufen sollte, dann, nur und erst dann, wäre die Frage zu beurteilen ob die beiden Gutachten als Beweismittel zu jenen Sach- verhaltsfragen zulässig seien. Seite 6 O2012_022 6. Was die von der Klägerin beantragte Versiegelung der beiden Gutachten angeht, so besteht dafür kein Bedarf. Der Inhalt der Gutachten, soweit nicht in der Noveneingabe angeführt, ist nicht als Novum in den Prozess eingebracht und wird deshalb vom Gericht auch nicht beachtet. Dafür braucht es keine Versiegelung. Das Gericht wird die Gutachten – im jetzigen Verfahrensstadium – auch nicht etwa als Beweismittel konsultieren. Wenn die Beklagte ausführt, das Bundespatentgericht habe die beiden Gutachten als Beweismittel für die in der Noveneingabe vom 18. Januar 2012 aufgestellten Behauptungen zugelassen, für diese Darlegungen in der Noveneingabe erbrächten die beiden Gutachten gemäss der Verfügung des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 2012 Beweis, und es sei deshalb selbstverständlich, dass das Ge- richt Zugang zu diesen beiden Beweismitteln haben und die entspre- chenden Stellen nachschlagen können müsse (act. 17), so verkennt die Beklagte, dass die Klägerin anerkennt, dass die in der Noveneingabe an- geführten Schlussfolgerungen aus den Gutachten richtig wiedergegeben wurden. Ist dieser Sachverhalt somit unbestritten, besteht für das Gericht kein Anlass, sich diesbezüglich ein Beweismittel (die beiden Gutachten) anzusehen. Kurz, das Fachrichtervotum wird erstattet werden, ohne dass Einsicht in die beiden Gutachten genommen wird, weil sie weder – über die Noveneingabe hinaus - als Parteivorbringen noch, im gegenwärtigen Stadium, als Beweismittel zu berücksichtigen sind. Damit sind die klägerischen Anträge abzuweisen. Der Präsident verfügt: 1. Die prozessualen Anträge der Klägerin vom 10. Mai 2012 werden ab- gewiesen (act. 13). 2. Das Erläuterungsbegehren der Beklagten vom 30. Mai 2012 (act. 17) wird abgewiesen. Seite 7 O2012_022 Diese Verfügung geht an: – Klägerin (mit Gerichtsurkunde) – Beklagte (mit Gerichtsurkunde) St. Gallen, 31.07.2012 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Dr. iur. Dieter Brändle Versand: 31.07.2012 Seite 8